米国特許出願に強い明細書作成のすすめ

米国特許出願に強い明細書作成のすすめ
－ソフトウエア及び制御関連発明に関する出願の留意点－
Osha Liang LLP
弁理士 中西康一郎
米国特許出願における発明の特許要件
35 U.S.C. 101 (Inventions Patentable)
-米国特許法101条 (特許可能な発明)35 U.S.C. 112 1st, 2nd, 6th paragraphs Specification
-米国特許法112条第1、第2、第6段落 (明細書要件)35 U.S.C. 102 Novelty and Loss of Right to Patent
–米国特許法102条 (新規性と特許を受ける権利の喪失)35 U.S.C. 103 Non‐Obvious Subject Matter
-米国特許法103条 (非自明性)-
米国特許法101条
特許可能な発明
35 U.S.C. 101 Inventions Patentable
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
新規且つ有用な (1) 方法、(2) 装置、(3) 製造品、若しくは (4) 組成物、
又はそれらの新規且つ有用な改良を発明した者は、本法の要件を満
たす限り、特許を受けることができる。
米国特許法112条(第1、第2、第6段落) 明細書要件
35 U.S.C. 112 First Paragraph
The specification shall contain (A)
a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms (B) as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth (C) the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.
(第1段落)
明細書は、（A:記述要件）完全、明瞭、簡潔且つ正確な用語によって、発
明及びその発明を製造、使用する手法及び方法の説明を含み、（B:実施可
能要件）当業者がその発明を製造し、使用することができるように作成さ
れなければならない。また、（C:ベストモード要件）発明者が考える発明
実施のベストモードを記載していなければならない。
米国特許法112条(第1、第2、第6段落) 明細書要件
35 U.S.C. 112 Second Paragraph
The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.
(第2段落)
明細書は、出願人が自己の発明とみなす主題を特定し、明白に主張
する１又は２以上のクレームで完結しなければならない。
米国特許法112条(第1、第2、第6段落)
明細書要件
35 U.S.C. 112 Sixth Paragraph
An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
(第6段落)
組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又は当該要素の動作
を記述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程とし
て記載することができる。そのようなクレームは、明細書に記載され
た対応構造、材料又は動作、及びそれらの均等物の範囲に解釈される。
ソフトウエア及び制御関連発明に関する101条、112条の問題
☆ 101条、112条第１段落、112条第２段落の要件違反は、出願審査
の段階においては拒絶理由、特許の発行後においては、無効理由と
なる。
☆101条、112条第１段落、112条第２段落の要件の充足には、ク
レーム、明細書及び、図面の全てが相補的に関係する。
☆ソフトウエア及び制御関連発明の出願クレームには、ミーンズ・
プラス・ファンクション（112条第6パラグラフ）の要素、又は機能
的な表現が含まれる傾向が強い。
ソフトウエア及び制御関連発明に関する101条、112条の問題
MPEP2114 Apparatus and Article Claims ‐Functional Language
APPARATUS CLAIMS MUST BE STRUCTUR‐ALLY DISTINGUISHABLE FROM THE PRIOR ART
>While features of an apparatus may be recited either structurally or functionally, claims< directed to >an< apparatus must be distinguished from the prior art in terms of structure rather than function. >In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1477‐78, 44 USPQ2d 1429, 1431‐32 (Fed. Cir. 1997) (The absence of a disclosure in a prior art reference relating to function did not defeat the Board's finding of anticipation of claimed apparatus because the limitations at issue were found to be inherent in the prior art reference); see also In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212‐13, 169 USPQ 226, 228‐29 (CCPA 1971);< In re Danly, 263 F.2d 844, 847, 120 USPQ 528, 531 (CCPA 1959). "[A]pparatus claims cover what a device is, not what a device does." Hewlett‐Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469, 15 USPQ2d 1525, 1528 (Fed. Cir. 1990) (emphasis in original).
ソフトウエア及び制御関連発明に関する101条、112条の問題
MPEP2114： 装置及び物のクレーム
機能についての表現
☆装置のクレームは、先行技術から見て、構造的に区別できるもの
でなければならない。
☆装置の特徴は、構造又は機能の何れによって表現することもでき
る。しかし、装置のクレームは、機能ではなく、構造を示す文言に
よって先行技術と区別できるものでなければならない（判例）。
☆装置のクレームは、その装置が何であるのかを主張するためのも
のであって、その装置が何をするのかを主張するためのものではな
い（判例）。
ソフトウエア及び制御関連発明に関する101条、112条の問題
コンピュータプログラミングと112条第1段落
MPEP2161.01 Programming and 112, First Paragraph
The requirements for sufficient disclosure of inventions involving computer programming are the same as for all inventions sought to be granted. Namely, there must be an adequate written description, the original disclosure should be sufficiently enabling to allow one to make and use the invention as claimed, and there must be presentation of a best mode for carrying out the invention...
…It should be recognized that sufficiency of disclosure issues in computer cases necessarily will require an inquiry into both the sufficiency of the disclosed hardware as well as the disclosed software due to the interrelationship and interdependence of computer hardware and software. ソフトウエア及び制御関連発明に関する101条、112条の問題
コンピュータプログラミングと112条第1段落
MPEP2161.01 Programming and 112, First Paragraph
コンピュータプログラミングを含む発明について特許を受けるための開示要件
は、他の発明について特許を受けるための開示要件と同様である。つまり、そ
の内容を十分を記述し、クレームに記載された発明が十分に実施可能であり、
その発明の最良の実施例が開示されていることが要件となる。…
…コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの相互関係及び相互依存性を
考慮すれば、コンピュータ関連発明の開示要件を検討する場合には、当然、ソ
フトウエアとハードウエアの双方について、それらの開示が十分か否かを判断
することが必要になる。
ソフトウエア及び制御関連発明
101条違反の例（その1）
1. An image processing apparatus comprising: (i) a first section for obtaining image data of an object; (ii) a second section for comparing the image data with a reference data; (iii) a third section for determining whether the image data is identical to the reference data or not; and (iv) a fourth section for providing an instruction to inform a user of a result of the determination. (i) 対象物の画像データを取得する第１のセクションと、
(ii) 前記画像データを参照用データと比較する第２のセクションと、
(iii) 前記比較に基づき、前記画像データが前記参照用データと同一であるか否
かを
判断する第３のセクションと、
(iv) 前記判断の結果を利用者に報告するための指示を与える第４のセクション
と、
を備える画像処理装置。
ソフトウエア及び制御関連発明 101条違反の例（その1）
Claim 1 is rejected under 35 U.S.C, 101 because the claimed invention is directed to non‐statutory subject matter. Claim 1 defines an "apparatus." However, the body of the claim lacks definite structure indicative of a physical apparatus. Furthermore, the specification indicates that the invention may be embodied as pure software. Therefore, the claim as a whole appears to be nothing more than a system of software elements, and software per se does not fall within a statutory category. The Examiner suggests amending the claim to define each "section" as hardware or a hardware/software combination.
クレーム１は、法定の主題を含まない為、特許法１０１条の規定に基づき拒絶されるべきものであ
る。クレーム１は、｢装置」(“apparatus”)にかかるものである。にもかかわらず、当該クレームには、
物理的な装置を定義づけるような構造が含まれていない。また、明細書中には、「本願の発明は、
純粋なソフトウエアとして具現化することができる。」という記載がある。それ故、当該クレーム
は、全体として、ソフトウエア要素からなるシステム以外の何物でもない。そして、ソフトウエア
自体というものは、法定の特許対象である発明には該当しない。
審査官としては、当該クレームを補正する事により、クレームの各構成要素をハードウエアとし
て、又はハードウエアとソフトウエアの組合せとして記述するよう勧める。
ソフトウエア及び制御関連発明 101条違反の例（その2）
2. An image processing method comprising: (i) obtaining image data of an object; (ii) comparing the image data with a reference data; (iii) determining whether the image data is identical to the reference data or not; and (iv) providing an instruction to inform a user of a result of the determination. (i) 対象物の画像データを取得する工程と、
(ii) 前記画像データを参照用データと比較する工程と、
(iii) 前記比較に基づき、前記画像データが前記参照用データと同一であるか否かを
判断する工程と、
(iv) 前記判断の結果を利用者に報告するための指示を与える工程と、
を含む画像処理方法。
ソフトウエア及び制御関連発明
101条違反の例（その2 ）
Claim 1 is rejected under 35 U.S.C, 101 as not falling within one of the four statutory categories of invention. A statutory “process” under 35 U.S.C. 101 must (1) be tied to a particular machine or apparatus, (2) transform a particular article to a different state or things. This is referred to as the “machine transformation test,” whereby the recitation of particular machine or translation of an article must impose meaningful limits on the claim’s scope to impart patent‐eligibility, and the involvement of the machine or transformation in the claimed process must not merely be insignificant extra‐solution activity. While the instant claim recites a series of steps or acts to be performed, the claim neither transforms an article nor are positively tied to a particular machine that accomplished the claimed method steps, and therefore does not qualify as a statutory process.
The Examiner suggests amending the claim after the preamble to state something similar to “…comprising, using a computer to perform the steps of: …”
ソフトウエア及び制御関連発明
101条違反の例（その2）
クレーム２は、法定の発明の何れのカテゴリーにも含まれない為、特許法１０１条の規定に基づき拒絶さ
れるべきものである。
法１０１条に規定する｢方法」(“process”)は、（１）特定の機器または装置と結びついている（方法）
か、または、（２）特定の対象物を異なる状態や別のものに変換する（方法）でなければならない。これ
は、「マシン・トランスフォーメーション・テスト」（“machine transformation test”）と呼ばれ、
この規則により、そのような特定の機器又は対象物の変換についての記載が、当該クレームの権利範囲に、
妥当な限定を設定する事により、当該クレームの方法の意味合いが、法定の発明として妥当な範囲に収ま
るのである。従って、クレームの方法に、そのような機器または変換にかかる記載を付加する事は、意味
のない文言の追加ではない。拒絶の対象となっているクレームは、一連の工程または動作を含んではいる
ものの、特定の対象物を変換したり、特定の機器と結びついている、といった積極的な文言を含んでいな
い為、法定の方法発明として認めることはできない。
審査官としては、当該クレームを補正する事によって、前段部を、例えば、「コンピュータによって実行
される以下の工程を含む方法であって」（“A image processing method comprising, using a computer
to perform the steps of:”）とするよう勧める。
ソフトウエア及び制御関連発明 101条違反の例（その3）
1. A computer readable medium storing an image processing program which causes a computer to perform steps of: (i) obtaining image data of an object; (ii) comparing the image data with a reference data; (iii) determining whether the image data is identical to the reference data or not; and (iv) providing an instruction to inform a user of a result of the determination. (i)
対象物の画像データを取得する工程と、
(ii) 前記画像データを参照用データと比較する工程と、
(iii)
前記比較に基づき、前記画像データが前記参照用データと同一であるか否かを判断する
工程と、
(iv) 前記判断の結果を利用者に報告するための指示を与える工程と、
を含むコンピュータに処理を実行させるための画像処理プログラムを記録したコンピュタ
による読取りが可能な媒体。
ソフトウエア及び制御関連発明 101条違反の例（その3）
Claim 3 is rejected under 35 U.S.C. §101 because the claimed invention is directed to non‐statutory subject matter. Claim 1 is drawn to functional descriptive material as part of a “computer readable medium.” The specification does not define a “computer readable medium” as specifically excluding non‐statutory subject matter such as a “signal” or “carrier wave.” A transitory, propagating signal is not a “process, machine, manufacture, or composition of matter.” Those four categories define the explicit scope and reach of subject matter
patentable under 35 U.S.C. §101. Thus, such a signal cannot be patentable subject matter. The Examiner suggests amending the claim to recite “A non‐transitory computer‐readable medium.”
ソフトウエア及び制御関連発明 101条違反の例（その3）
クレーム３は、法定の主題を含まない為、特許法１０１条の規定に基づき拒絶
されるべきものである。クレーム３は、｢コンピュータによる読取りが可能な媒
体」(“computer readable medium”) として機能的記述物にかかるものである。ま
た、本願の明細書本文に、“computer readable medium”について、「信号」
(“signal”)や｢搬送波｣(“carrier wave”) のような非法定の主題を除外するといった
記載はない。そして、形態を長くとどめないような (“transitory signal”) 伝播信
号は、方法、機器、製造品、及び組成物の何れにも該当しない。 これら４つの
カテゴリーは、法１０１条の下、特許の対象を明確に規定したものである。
従って、上記のような信号は、特許の対象にはなり得ない。審査官としては、
当該クレームを補正する事により、クレームにかかる発明を、｢コンピュタによ
る読取りが可能な媒体であって、特定期間形態をとどめるもの｣(“A non‐
transitory computer‐readable medium”)に限定する事を勧める。
ソフトウエア関連発明の１０１条要件を考える上で
重要な指針となる判例
☆Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (U.S. Supreme Court 1972) ☆Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (U.S. Supreme Court 1978)
☆ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (U.S. Supreme Court 1981)
☆State Street Bank v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)
☆AT&T Corp. v. Excel Communications (Fed. Cir. 1999)
☆In re Bilski (Fed. Cir. 2008)
☆Bilski v. Kappos, 561 U.S. __ (U.S. Supreme Court 2010)
ソフトウエア関連発明の１０１条要件に関する重要な判例
☆Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (U.S. Supreme Court 1972) 『プロセス（方法）のクレームが数値アルゴリズム(のみ)にかかるもの
である場合、そのような方法クレームは特許の対象とならない。』
デジタル計算機（コンピュータ）においてデータを変換するプログラ
ムに関する発明についての特許出願が101条違反を根拠に拒絶され、最
高裁まで争われた事件。
☆Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (U.S. Supreme Court 1972)
『問題となったクレーム』
8. The method of converting signals from binary coded decimal form into binary which comprises the steps of－
(1) storing the binary coded decimal signals in a reentrantshiftregister,
(2) shifting the signals to the right by at least three places, until there is a binary ‘1’ in the second position of said register,
(3) masking out said binary ‘1’ in said second position of said register,
(4) adding a binary ‘1’ to the first position of said register,
(5) shifting the signals to the left by two positions,
(6) adding a ‘1’ to said first position, and
(7) shifting the signals to the right by at least three positions in preparation for a succeeding binary ‘1’ in the second position of said register.
☆Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (U.S. Supreme Court 1972)
『問題となったクレーム』（日本語訳）
８．信号を二進化十進コードの形態から二進法の形態に変換する方法で
あって、
（１）二進化十進コードの信号をリエントラントシフトレジスタに保管す
る工程と、
（２）前記信号を、前記レジスタ中の２番目の位置に二進法の｢１｣がある
ようになるまで、右に少なくとも３つシフトさせる工程と、
（３）前記レジスタ中の２番目の位置の二進法の｢１｣をマスクする工程と、
（４）｢１｣を前記レジスタ中の１つ目の位置に加える工程と、
（５）続いて、前記レジスタ中の２番目の位置に二進法の｢１｣があるよう
前記信号を右に少なくとも３つシフトさせる工程と
を含む方法。
☆Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (U.S. Supreme Court 1972)
（留意点）
問題となったクレームには、二進化十進コード（BCDコード）を純粋
な二進法によって表現されたコードに変換する方法のみが記されてい
た。
最高裁の判決において、プロセス（方法）のクレームが数値アルゴリ
ズム(のみ)にかかるものである場合、そのような方法クレームは特許の
対象とならないことが明示された。
ソフトウエア関連発明の１０１条要件に関する重要な判例
☆Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (U.S. Supreme Court 1978)
『クレームに記載された発明のうち、『数学的なアルゴリズムのみ』が
先行技術と異なる部分である場合、そのようクレームは特許の対象とな
らない。』
炭化水素を触媒コンバータを用いた化学プロセスによって浄化する際、
当該化学プロセスの環境条件（例えばコンバータ内の温度等）に応じ、
アラームの作動条件に相当する数値を更新する方法の発明についての特
許出願が拒絶され、最高裁まで争われた事件。
☆Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (U.S. Supreme Court 1978)
『問題となったクレーム』
1. A method for updating the value of at least one alarm limit on at least one process variable involved in a process comprising the catalytic chemical conversion of hydrocarbons wherein said alarm limit has a current value of Bo + K wherein Bo is the current alarm base and K is a predetermined alarm offset which comprises: (1) determining the present value of said process variable, said present value being defined as PVL;
(2) determining a new alarm base B1, using the following equation:
B1=Bo(1.0‐F) + PVL(F) where F is a predetermined number greater than zero and less than 1.0;
(3) determining an updated alarm limit which is defined as B1 + K; and thereafter
(4) adjusting said alarm limit to said updated alarm limit value. ☆Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (U.S. Supreme Court 1978)
『問題となったクレーム』（日本語訳）
１．触媒を用いた炭水化物の化学反応を含むプロセスのために設定される少なくとも一つのプ
ロセス変数に対するアラームの発動基準値を更新する方法であって、
前記アラームの発動基準値の最新値は、 “Bo+K ”（“Bo”は最新の基本量、“K”を予め
設定されたオフセット値）として表され、
当該アラームの発動基準値を更新する方法は、
（１）“PVL”として表される前記プロセス変数の最新値を決定する工程と、
（２）数式“B1=Bo(1.0‐F) + PVL(F) ”（“F”は予め設定された“0”より大きく“1.0”より小さな値）を
用いて新たな基本量B1を決定する工程と、
（３）更新後のアラームの発動基準値“B1 + K”を決定し、その後に、
（４）前記アラームの発動基準値を更新後の値に調整する工程と、
を含む方法。
☆Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (U.S. Supreme Court 1978)
（留意点）
問題となったクレームには、触媒コンバータを用いた化学プロセスを進行させ
る際、アラームの作動条件に相当する数値を従属変数、環境条件（例えばコン
バータ内の温度等）に相当する数値を独立変数とした数式（関数）を用いて、
アラームの作動条件を更新する方法が記載されていた。発明当時、発明の技術
分野において、触媒コンバータを用いた化学プロセスによる浄化を行う際、特
定の条件下でアラームを作動させる事は、周知であった。
最高裁の判決において、クレームに記載された発明のうち、『数学的なアルゴ
リズムのみ』が先行技術と異なる部分である場合、そのようクレームは特許の
対象とならない事が明示された。
ソフトウエア関連発明の101条要件に関する重要な判例
☆ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (U.S. Supreme Court 1981)
『コンピュータプログラムによって制御される物理的なプロセスの実
行は、特許対象となり得る。』
合成ゴムの硬化プロセスを制御する方法の発明についての特許出願が
拒絶され、最高裁まで争われたケース。
☆ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (U.S. Supreme Court 1981) 『問題となったクレーム』
1. A method of operating a rubber‐molding press for precision molded compounds with the aid of a digital computer, comprising:
providing said computer with a data base for said press including at least, natural logarithm conversion data (ln), the activation energy constant (C) unique to each batch of said compound being molded, and a constant (x) dependent upon the geometry of the particular mold of the press,
initiating an interval timer in said computer upon the closure of the press for monitoring the elapsed time of said closure,
constantly determining the temperature (Z) of the mold at a location closely adjacent to the mold cavity in the press during molding,
constantly providing the computer with the temperature (Z),
repetitively performing in the computer, at frequent intervals during each cure, integrations to calculate from the series of temperature determinations the Arrhenius equation for reaction time during the cure, which is
ln(v)=CZ+x
where v is the total required cure time,
repetitively comparing in the computer at frequent intervals during the cure each said calculation of the total required cure time calculated with the Arrhenius equation and said elapsed time, and
opening the press automatically when a said comparison indicates completion of curing.
☆ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (U.S. Supreme Court 1981)
『問題となったクレーム』（日本語訳）
１．ゴムプレス成形による精密な合成物の成形を、デジタルコンピュータの支援によって行う
方法において、
少なくとも、自然対数に変換したデータ（ln）と、１回の成形に供される量の前記合成物に固
有な活性化エネルギー定数（C）と、前記プレス成形のための型の形状に依存する定数（x）と
を含む、前記プレス成形の為のデータベースを前記コンピュータに提供する工程と、
前記プレスの型閉じの際、型閉じ後の経過時間を測定するために、インターバル測定用タイ
マーの初期設定を行う工程と、
成形作業の期間中、前記プレスの型穴に近接する位置で前記成形型の温度（Z）を継続的に測
定する工程と、
前記測定した温度（Z）を継続的に前記コンピュータに提供する工程と、
前記継続的な温度の測定値から、アーレニウスの式“ln(v)=CZ+x”（v は硬化処理に必要な全
時間）を用いて硬化処理における反応時間を算出するために、前記コンピュータを通じ、各回
の硬化処理中に所定のインターバルで積分計算を繰り返し実行する工程と、
前記硬化処理中に、前記アーレニウスの式に基づき積分計算した硬化処理に必要な全時間と、
前記型閉じ後の経過時間とを、所定のインターバルで繰り返し比較する工程と、
前記比較の結果が硬化処理の完了を示した時に前記成形型を開く工程と、
を含む方法。
☆ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (U.S. Supreme Court 1981) （留意点１）
問題となったクレームには、｢化学反応速度の温度依存性に関するアーレニウスの
式を利用したプログラムを記憶したデジタルコンピュータによって、合成ゴムの硬
化プロセスを制御する方法｣が記載されていた。
（留意点２）
発明当時、アーレニウスの式に基づいてプレス成形時の温度条件から反応時間を算
出できることは公知であったが、硬化処理中に成形型を開くことなく、成形型内の
温度を観測する技術や方法がなかった。
ソフトウエア関連発明の101条要件に関する重要な判例
☆State Street Bank v. Signature Financial Group (Fed. Cir. 1998)
•
『ビジネスモデルに関する発明も特許の対象となり得る。ただし、（101条の要件を満たす
ためには）、｢有用で、具体的かつ有形の結果」を生むような、数学的アルゴリズム、公式
または計算式における実際上の利用性が必要。』
•
投資信託の運用を実行するデータ処理システムの発明についての特許権を保有するSignature Financial Groupが、State Street Bankに対し、特許権侵害の訴えを提起した事件。
•
被告であるState Street Bankは、Signature Financial Groupの特許は特許法101条に規定された
特許の対象（発明）に該当せず無効であると主張した。地裁は、このState Street Bankの主張
を認めSignature Financial Groupの特許を無効と判断したが、連邦控訴裁判所（CAFC）は地裁
の判断を覆した。CAFCの判決理由の中で、ビジネス方法も特許の対象となり得る旨が明示さ
れていたことが、業界に大きなインパクトを与えた。
•
判決において、CAFCは、「ビジネスモデルに関する発明も特許の対象となり得る。有用、具
体的かつ有形の結果（useful, concrete and tangible result）』を生むものであれば特許の対象
となり得る。」と判じた。
☆State Street Bank v. Signature Financial Group (Fed. Cir. 1998) 『問題となったクレーム』
1. A data processing system for managing a financial services configuration of a portfolio established as a partnership, each partner being one of a plurality of funds, comprising: (a) computer processor means for processing data; (b) storage means for storing data on a storage medium; (c) first means for initializing the storage medium; (d) second means for processing data regarding assets in the portfolio and each of the funds from a previous day and data regarding increases or decreases in each of the funds, assets and for allocating the percentage share that each fund holds in the portfolio; (e) third means for processing data regarding daily incremental income, expenses, and net realized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund; (f) fourth means for processing data regarding daily net unrealized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund; and (g) fifth means for processing data regarding aggregate year‐end income, expenses, and capital gain or loss for the portfolio and each of the funds. ☆State Street Bank v. Signature Financial Group (Fed. Cir. 1998) （対応日本出願（特表平６－５０５５８１）の請求項１）
【請求項１】各パートナーは複数のファンドの一つである一つのパートナーシップとして構
築されたポートフォリオの金融サービス構成を管理するデータ処理システムであって、
(a)データ処理のためのコンピュータ手段：
(b)保存媒体上にデータを保存するための保存手段：
(c)保存媒体を起動するための第１の手段：
(d)前日からポートフォリオ及び各ファンド中にある資産に関するデータ及び各ファンド資産
の増加及び減少に関するデータを処理し、そのポートフォリオ中の各ファンドの有するシェ
ア比率を配分するための第２の手段：
(e)そのポートフォリオについての毎日の利益収入、支出及び正味の非換金ゲインあるいは損
失に関するデータを処理し、各ファンドにこれらのデータを割り当てする第３の手段：
(f)そのポートフォリオについての毎日の正味の非換金ゲインあるいは損失に関するデータを
処理し、各ファンドにこれらのデータを割り当てる第４の手段：及び
(g)ポートフォリオ及び各ファンドについて年度末の合計収入、支出及びキャピタルゲインあ
るいは損失を処理する第５の手段：
とを含むデータ処理システム。
☆State Street Bank v. Signature Financial Group (Fed. Cir. 1998)
『ビジネスモデルに関する発明も特許の対象となり得る。ただし、（101条の要件を満たす
ためには）、｢有用で、具体的かつ有形の結果」を生むような、数学的アルゴリズム、公式
または計算式における実際上の利用性が必要。』
☆State Street Bank v. Signature Financial Group (Fed. Cir. 1998)
（留意点１）
本事件で問題となったクレームは、実際には、方法やプロセスにかかるものではなく、
ミーンズプラスファンクションを構成要素とするデータ処理システムであった。
（留意点２）
明細書本文及び図面には、発明の実施例として、クレームの構成要素（ミーンズ）に
対応するシステムの構成要素とその機能に関する詳細な説明が含まれていた。
判決文の趣旨は、「ビジネス方法も特許の対象となる」というよりも、「ビジネス方
法に関連する発明であっても、それを根拠に特許の対象から除外される理由はない。
クレームにかかる発明が全体として特許法１０１条に規定する４つのカテゴリーに含
まれると認定されるものなら、当然、特許の対象となる。」というニュアンス。
ソフトウエア関連発明の101条要件に関する重要な判例
☆AT&T Corp. v. Excel Communications (Fed. Cir. 1999)
•
『ビジネス手法をソフトウェアによってシステム化した発明は特許の対象となる。』
•
電話による情報通信（コミュニケーション）システムにおいて、電話使用者が特定の電話会
社のサービス加入者である否かを識別する方法の発明についての特許権を保有するAT & T 社
が、 Excel Communications社に対し、特許権侵害の訴えを提起した事件。
•
被告であるExcel Communications社は、AT & T 社の特許は特許法101条に規定された特許の対
象（発明）に該当せず無効であると主張した。地裁は、このExcel Communications社の主張を
認めAT & T 社の特許を無効と判断したが、連邦控訴裁判所（CAFC）は地裁の判断を覆した。
•
本事件において、CAFCは、ビジネス手法をソフトウェアによってシステム化した発明（ク
レーム）について、これが、有用(useful)、具体的(concrete)、且つ、有形(tangible)の結果をも
たらすものであれば、特許法101条に規定する特許の対象となり得ると判じた。
☆AT&T Corp. v. Excel Communications (Fed. Cir. 1999)
『問題となったクレーム』（方法クレームのみ）
•
1. A method for use in a telecommunications system in which interexchange calls initiated by each subscriber are automatically routed over the facilities of a particular one of a plurality of interexchange carriers associated with that subscriber, said method comprising the steps of: •
generating a message record for an interexchange call between an originating subscriber and a terminating subscriber, and •
including, in said message record, a primary interexchange carrier (PIC)
indicator having a value which is a function of whether or not the interexchange carrier associated with said terminating subscriber is a predetermined one of said interexchange carriers. ☆AT&T Corp. v. Excel Communications (Fed. Cir. 1999)
『問題となったクレーム』(日本語訳)
情報通信システムを使用する方法であって、
各加入者よって発信されるシステム内の相互交換的な呼出しを、複数の
交換機のうちの一台であって、当該呼出しを発信する発信加入者と関
連のある交換機を通じ、自動的に探し出す方法において、
発信側の加入者から着信側の加入者への呼出しに対しメッセージ記録を
生成する工程と、
着信側の加入者と関連のある主交換機（ＰＩＣ）の標識であって、複数
の交換機のうち、ある特定の交換機であるか否かを判断するための関
数を含んだＰＩＣの標識を、前記メッセージ記録中に付与する工程と
を含む方法。
☆AT&T Corp. v. Excel Communications (Fed. Cir. 1999)
•
『ビジネス手法をソフトウェアによってシステム化した発明は特許の対象となる。』
•
(ビジネス手法をソフトウェアによってシステム化した発明（クレーム）について、これ
が、有用(useful)、具体的(concrete)、且つ、有形(tangible)の結果をもたらすものであれば、
特許法101条に規定する特許の対象となり得る。)
☆AT&T Corp. v. Excel Communications (Fed. Cir. 1999)
（留意点１）
クレームに記載された発明は、情報通信システムを使用する方法であった。
（特定のサービスの加入者が長距離電話をかけた場合、その電話に関する記録を、特定サー
ビスの契約者によるものとして、サービスの加入者以外による電話とは異なった処理（課金
等）をする方法）
（留意点２）
明細書本文及び図面には、クレームに記載されたシステム及びその構成要素を含むブロック
図、各構成要素を通じた処理の手順を示すフローチャート、並びにブロック図及びフロー
チャートの詳細な説明が含まれていた。
裁判所は、『問題となっている発明は、数学的アルゴリズムを有する長距離電話請求書作成
方法は、数学上の原理を占有するというものではなく、有用で具体的かつ有形の結果を生じ
るようにそのアルゴリズムを利用しているので、この方法に係る請求項は特許され得る法定
の主題である。』と判じた。
ソフトウエア関連発明の１０１条要件に関する重要な判例
☆In re Bilski (Fed. Cir. 2008)
ビジネス方法が発明として特許法上の保護対象となるためには（101条の要件を満たす
ためには）、例えば｢有用で、具体的かつ有形の結果を生むような、数学的アルゴリズ
ム、公式または計算式における実際上の利用性が必要である」という従来の見解を否定
し、machine‐or‐transformation test を絶対的な基準として、その重要性を強調した。
☆Bilski v. Kappos (Supreme Court 2010)
（１）最高裁は、ビルスキのビジネスモデル発明は単なる抽象的なアルゴリズムにすぎ
ないとして、米国特許法101条に規定する保護対象に該当しないものと判断した。
（２）ただし、一般論として、ソフトウエアやビジネスモデル関連発明の特許性を否定
はせず、これらも所定の要件の満たす限り（抽象的なものでない等）、特許の対象とす
るとした。
（３）また、プロセスの発明について、machine‐or‐transformation test は重要だが、そ
れのみが101条にかかる特許性を判断する材料ではない論じた。
☆ In re Bilski (Fed. Cir. 2008), Bilski v. Kappos (Supreme Court 2010)
『問題となったクレーム』
1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:
(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumers;
(b) identifying market participants for said commodity having a counter‐risk position to said consumers; and
(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.
☆ In re Bilski (Fed. Cir. 2008), Bilski v. Kappos (Supreme Court 2010)
『問題となったクレーム』（日本語訳）
1. 商品提供者によって固定価格で販売される商品の消費リスクコストを管理する方法に
おいて：
(a)前記商品提供者と消費者との間で一連の取引であって、前記消費者は履歴平均に基づ
く固定金利で前記商品を購入し、前記固定金利は前記消費者のリスクポジションに対応
するような、取引を開始するステップと、
(b)前記商品について前記消費者に対抗するリスクポジションを有する市場参加者を特定
するステップと、
(c)前記商品提供者と前記市場参加者との間で第2 の固定金利で一連の取引を開始するス
テップであって、前記市場参加者の一連の取引が前記消費者の一連の取引のリスクポジ
ションとバランスを取るようにするステップと
を含む方法。
☆Bilski v. Kappos (Supreme Court 2010)
（留意点１）
問題となったクレームは、方法（プロセス）の発明にかかるものであった。
（留意点２）
問題となったクレームには、全体としても、何れのプロセスにも、ハードウエ
アとの結びつきが全くない。また、ある物を別の何かに変換するという明確な
記載もない。
最高裁判所は、ソフトウエアやビジネスモデル関連発明の特許性（101条要
件）を全面的に否定したわけではなく、（１）｢自然法則｣、（２）｢物理現象｣、
（３）｢抽象的な概念｣でなければ、特許の対象になり得るという見解を示した。
ソフトウエア関連発明の特許が112条違反で無効にされた
事例
☆Automotive Technologies International v. BMW, et al. (Fed. Cir. 2007). ☆ Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corporation
(Fed. Cir. 2007)
☆ Aristocrat Technologies Australia V. International Gaming Technologies (Fed. Cir. 2008) ☆ Blackboard v. Desire2Learn (Fed. Cir. 2009)
ソフトウエア関連発明の特許が112条違反で無効にされた事例
☆Automotive Technologies International v. BMW, et al. (Fed. Cir. 2007). •
車両の側面衝突を検知するセンサの発明についての特許権を保有するAutomotive Technologies
International（ATI）社が、BMW社等の自動車メーカーに対し特許権侵害の訴えを提起した事件。
•
被告側は、ATI社の特許は特許法112条第1段落に規定された「実施可能要件」を満たしておらず、
無効であると主張した。地裁は、この被告側の主張を認めATI社の特許を無効と判断した。連邦控
訴裁判所（CAFC）も地裁の判断を支持した。
•
裁判所は、クレーム中の“means responsive to the motion…”という用語を特許法112条第6段落
のミーンズ・プラス・ファンクションに該当とすると判断した。この“means responsive to the
motion…”「ミーンズ（手段）」に対応する実施例として、明細書本文には、クレームに記載され
た機能を、機械的に実現する装置（センサ）及び電子的に実現する装置（センサ）が個別に記載さ
れていた。
•
機械的に機能を実現するセンサについては当業者に実施可能な程度に十分な記載がなされていたが、
電子的に機能を実現するセンサについての構造及び機能の説明が不十分であった。この事実により、
クレームそのものが、特許法112条第1段落に規定された「実施可能要件」を欠くものとして、無効
と判断された。
ソフトウエア関連発明の特許が112条違反で無効にされた事例
☆Automotive Technologies International v. BMW, et al. (Fed. Cir. 2007).
クレーム中のミーンズ・プラス・ファンクションに対応するタイプの異なる実施例（電気的
な機能の実現、機械的な機能の実現）が存在する場合、どちらか一方の実施例の説明が不十
分であることにより、クレームにかかる特許そのものが無効とされる可能性がある。
☆Automotive Technologies International v. BMW, et al. (Fed. Cir. 2007).
『問題となった特許（U.S. Patent No. 5,231,253）のクレーム』（装置クレーム）
1. A side impact crash sensor for a vehicle having front and rear wheels, said sensor comprising: (a) a housing; (b) a mass within said housing movable relative to said housing in response to accelerations of said housing; (c) means responsive to the motion of said mass upon acceleration of said housing in excess of a predetermined threshold value, for initiating an occupant protection apparatus; and (d) means for mounting said housing onto at least one of a side door of the vehicle and a side of the vehicle between the centers of the front and rear wheels, in such a position and a direction as to sense an impact into the side of said vehicle.
☆Automotive Technologies International v. BMW, et al. (Fed. Cir. 2007).
『問題となった特許（U.S. Patent No. 5,231,253）のクレーム』（装置クレーム）
１．前輪及び後輪を備えた車両の側面衝突衝撃センサであって、
•
(a) ハウジングと、
•
(b) 前記ハウジング内において、前記ハウジングの加速に反応して前記ハウジン
グに対し相対的に移動可能な質量と、
•
(c) 乗員保護装置を作動させるために、予め設定されたしきい値を越えて加速す
る前記質量の動きに反応する手段と、
•
(d) 前輪の中心及び後輪の中心の間であって、前記車両のサイドドアの少なくと
も一つと前記車両の側面とに配置された前記ハウジングに、前記車両の側面への
衝撃を検出できる位置及び向きに取付けられた手段と
を有する側面衝突衝撃センサ。
☆Automotive Technologies International v. BMW, et al. (Fed. Cir. 2007)
（留意点）
問題となった特許において、｢乗員保護装置を作動させるために、予め設
定されたしきい値を越えて加速する前記質量の動きに反応する手段｣に対
応する具体的な｢構造｣として、機械的及び電気的に動作するセンサ構造
が、２つの異なる実施例として明細書に記載されていた。そのうち、電
気的に作動するセンサ構造が、実施可能要件を満たしていないという理
由で、裁判所は、クレーム発明そのものを無効と判断した（112条第1段
落違反）。
ソフトウエア関連発明の特許が112条違反で無効にされた事例
☆Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corporation (Fed. Cir. 2007)
•
血液サンプルから、抗原抗体反応を利用して特定の成分を抽出する装置の発明についての特
許権を保有するBiomedino社が、 Waters Technology社に対し、特許権侵害の訴えを提起し
た事件。
•
被告であるWaters Technology社は、 Biomedino社の特許は、クレームに記載された
“control means for automatically operating said valving”（バルブを自動的に操作す
るための制御手段）という語について、明細書本文における十分な説明が不足している事か
ら、特許法112条第2段落の要件を満たしておらず無効であると主張した。地裁は、この
Waters Technology社の主張を認め“control means”が特許法112条第6段落に規定する
｢ミーンズ・プラス・ファンクション｣であると認定した上で、当該用語について明細書に十
分な説明がないため、Biomedino社の特許は特許法第112条第2段落違反に該当し、無効であ
ると判断した。連邦控訴裁判所（CAFC）も地裁の判断を支持した。
ソフトウエア関連発明の特許が112条違反で無効にされた事例
☆Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corporation (Fed. Cir. 2007)
•
ミーンズ・プラス・ファンクションクレームであると認定される事で、明細書記載要件
のハードルが上がる？
☆Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corporation (Fed. Cir. 2007)
『問題となった特許（U.S. Patent No. 6,602,502）のクレーム』（装置クレーム）
13. A device comprising a passage; binding means in said device for binding a species substantially specifically, said binding means being in fluid communication with said passage; exposure means in said device for exposing said species to said binding means and for preventing said binding means from leaving said device; closed regeneration means for separating said species from said binding means for reuse of said binding means in said device; valving for selectively connecting said closed regeneration means in fluid communication with said binding means, and control means for automatically operating said valving.
☆Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corporation (Fed. Cir. 2007)
『問題となった特許（U.S. Patent No. 6,602,502）のクレーム』（日本語訳）
１３．通路を有する装置であって、
当該装置内において、前記通路を介し流動可能で、且つ、本質的、特異的に所定の成分
を結合させるための結合手段（結合剤）と、
当該装置内において、前記所定の成分を前記結合手段（結合剤）に露出させ、且つ、前
記結合手段（結合剤）を当該装置内に留めるための露出手段（例えば膜状の基質）と、
当該装置中の前記結合手段（結合剤）を再使用するために前記所定の成分を前記結合手
段（結合剤）から分離させる密閉再生手段（再生剤を収容した容器）と、
前記密閉再生手段（再生剤を収容した容器）および前記結合手段（結合剤）間の連通を
選択的に行わせるバルブと、
前記バルブを自動的に操作する制御手段と、
を備える装置。
☆ Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corporation (Fed. Cir. 2007)
（留意点１）
問題となった特許の図面には、発明の一実施例に該当する装置の構成図として、特定の薬剤、又は
特定の薬剤及び膜構造を含む複数のタンクと、これら複数のタンクを相互に連通させる通路と、各
通路に設けられた流量調整バルブと、全ての調整バルブを統括制御するよう“Control”と示されたブ
ロックとが示されていた。各バルブの制御について、明細書本文には、“The entire process of regenerating the antibody may be controlled automatically by known differential pressure, valving and control equipment.”（抗体再生の全プロセスは、周知の差圧、バルブ調整、制御装置によって自動
的に行われる）という記載があるのみであった。
（留意点２）
本発明と従来技術との差は、バルブをどのように制御して各バルブ内の薬剤を混合するという点に
あるわけではなかった。にも関わらず、クレームに示された“バルブを自動的に制御する制御手段”
という｢ミーンズ・プラス・ファンクション｣に対応する具体的な説明が明細書に記載されていな
かったという理由で、特許が112条第2段落違反と判断された。
ソフトウエア関連発明の特許が112条違反で無効にされた事例
☆ Aristocrat Technologies Australia V. International Gaming Technologies (Fed. Cir. 2008) •
毎回のゲームで、「当たり」となるシンボルの組合せや配置を、プレーヤー
本人が予め決定できる機能を備えたゲーム機（例えばスロットマシーン）の
発明についての特許権を保有するAristocrat Technologies Australia (AT)
社等が、ゲーム機メーカーであるInternational Gaming Technologies
(IGT)社に対し、特許権侵害の訴えを提起した事件。
•
被告であるIGT社は、原告AT社の特許は特許法112条第2段落に規定された
「発明の明確性」の要件を満たしておらず、無効であると主張した。地裁は、
この被告側の主張を認めAT社の特許を無効と判断した。連邦控訴裁判所
（CAFC）も地裁の判断を支持した。
ソフトウエア関連発明の特許が112条違反で無効にされた事例
☆ Aristocrat Technologies Australia V. International Gaming Technologies (Fed. Cir. 2008) ☆ Aristocrat Technologies Australia V. International Gaming Technologies (Fed. Cir. 2008) 『問題となった特許（U.S. Patent No. 6,093,102）のクレーム』（装置クレーム）
•
•
•
•
•
•
1. A gaming machine having display means arranged to display a plurality of symbols in a display format having an array of n rows and m columns of symbol positions,
game control means arranged to control images displayed on the display means,
the game control means being arranged to pay a prize when a predetermined combination of symbols is displayed in a predetermined arrangement of symbol positions selected by a player, playing a game, including one and only one symbol position in each column of the array, the gaming machine being characterised in that selection means are provided to enable the player to control a definition of one or more predetermined arrangements by selecting one or more of the symbol positions and the control means defining a set of predetermined arrangements for a current game comprising each possible combination of the symbol positions selected by the player which have one and only one symbol position in each column of the display means,
wherein the number of said predetermined arrangements for any one game is a value which is the product k1 . . . x . . . ki . . . x . . . km where ki is a number of symbol positions which have been selected by the player in an ith column of the n rows by m columns of symbol positions on the display (0 < i ≤
m and ki ≤ n).
Cir. 2008) 『問題となった特許（U.S. Patent No. 6,093,102）のクレーム』（日本語訳）
•
１．ｎ行ｍ列に配置された複数のシンボルを表示するためのディスプレイ手段と、
•
前記ディスプレイ手段上に表示された画像を制御するためのゲーム制御手段とを備え、
•
前記ゲーム制御手段は、予め設定されたシンボルの組合せが、ゲームのプレーヤーによって予め
設定された配置であって、所定のシンボルが各列に一つ含まれる配置で表示されると、賞金
（品）を支払うように構成されたゲーム機において、
•
前記ゲーム機は、前記シンボルの配置として一種類又はそれ以上の配置を選択することにより、
予め設定された一種類又はそれ以上の配置の組合せを前記プレーヤーに決めさせる選択手段を備
え、
•
前記制御手段は、今回実行するゲームのために予め設定される複数の配列のセットであって、
各々の配列は、前記ディスプレイ手段による表示の各列において所定の一つのシンボルの位置が
決定されるシンボルの配置の組合せとして、プレイヤーによって選択されるものである、配列の
セットを定義づけ、
•
各ゲームにおいて前記予め設定される配列の組合せ数は、乗数“ｋ1…×…ｋi…×…ｋm” であり、
“ｋiは、シンボルの配置の数であって、ディスプレイ上のシンボルの配置として、ｎ行ｍ列中の
ｉ番目の列において、プレイヤーによって選択されたシンボルの配置の数を意味する（0 < i ≤ m and ki ≤ n）”である
ことを特徴とするゲーム機。
☆ Aristocrat Technologies Australia V. International Gaming Technologies (Fed. Cir. 2008) （留意点１）米国連邦控訴裁判所は、上記クレームを米国特許法第112条第6パラグラフに規定され
る「ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム」であると認定した上で、当該特許を「無効」
と判断した。
（留意点２）102特許の図面は、、スクリーン及び操作パネルを備えたゲーム機本体、スクリーン
上に表示されるシンボルの配置例を含んでおり、また、その明細 書には、ゲームの実行手順等が
説明されている他、そのような手順は通常のマイクロプロセッサーに適当なプログラムを実行させ
る事によって実現される旨が記 載されていた。
裁判所がこの特許を「無効」と判断した理由は、｢米国特許法第112条第2段落に規定する発明が明
確でない｣というもの。
（留意点３）「ミー ンズ・プラス・ファンクション・クレーム」として解釈される本件のクレー
ムでは、「制御手段」の解釈は、クレームに記載された機能を有する要素であって、 明細書に例
示されているものに限定されるところ、明細書の文脈からみて、その「制御手段」に相当する要素
は、プロセッサーやプロセッサーによって実行され るプログラムに他ならない。にもかかわず、
その制御手段の機能を達成するためのアルゴリズム等が何一つ記載されていなかった。
ソフトウエア関連発明の特許が112条違反で無効にされた事例
☆ Blackboard v. Desire2Learn (Fed. Cir. 2009)
・コース管理ソフトを利用することにより、インターネットを通じた
生徒と教師とのやり取りを可能にした教育システムのサービスを提供
するBlackboard社が、自社の保有する特許権を侵害しているとして、
Desire2Learn社に対し訴えを提起した事件。
・被告側は、Blackboard社の特許は特許法112条第2段落に規定された
「発明の明確性」の要件を満たしておらず、無効であると主張した。
地裁は、この被告側の主張を認めBlackboard社の特許を無効と判断し
た。連邦控訴裁判所（CAFC）も地裁の判断を支持した。
☆ Blackboard v. Desire2Learn (Fed. Cir. 2009)
☆ Blackboard v. Desire2Learn (Fed. Cir. 2009)
『問題となった特許（U.S. Patent No. 6,988,138）のクレーム』（システムのクレーム）
1. A course-based system for providing to an educational community of users access to a
plurality of online courses, comprising:
a) a plurality of user computers, with each user computer being associated with a user
of the system and with each user being capable of having predefined characteristics
indicative of multiple predetermined roles in the system, each role providing a level of
access to a plurality of data files associated with a particular course and a level of
control over the data files associated with the course with the multiple predetermined
user roles comprising at least two user's predetermined roles selected from the group
consisting of a student role in one or more course associated with a student user, an
instructor role in one or more courses associated with an instructor user and an
administrator role associated with an administrator user, and
b) a server computer in communication with each of the user computers over a network,
the server computer comprising:
means for storing a plurality of data files associated with a course,
means for assigning a level of access to and control of each data file based on a user
of the system's predetermined role in a course;
means for determining whether access to a data file associated with the course is
authorized;
means for allowing access to and control of the data file associated with the course if
authorization is granted based on the access level of the user of the system.
☆ Blackboard v. Desire2Learn (Fed. Cir. 2009) 『問題となった特許（U.S. Patent No. 6,988,138）のクレーム』（日本語訳）
１．一群のユーザーが教育目的で複数のオンラインコースにアクセスできるようにするためのコース
提供用のシステムにおいて、
a )複数のユーザーコンピュータ（端末）であって、各々が、当該システムと関連して、且つ、各
ユーザーが当該システムにおいて予め設定された複数の役割を示すよう予め設定された特徴を持つ端
末であり、前記各末端の役割（２つのレベル（地位）を与える役割）は、
(1) 特定のコースに関連する複数のデータファイルにアクセスするレベルと、
(2)
*学生であるユーザーに関連する一つ又はそれ以上のコースにおける一学生としての役割、
* インストラクターであるユーザーに関連する一つ又はそれ以上のコースにおける一インストラク
ターとしての役割、及び
* 管理者であるユーザーに関連する一管理者としての役割、
からなるグループから選択された少なくとも二つ以上の予め設定された役割を含む、予め決められた
複数のユーザーの役割が設定された、コースに関連するデータファイルを制御するレベルとを、
を与えるように構成された複数の末端と、
b) ネットワークを通じて各ユーザーコンピュータと通信可能なサーバーコンピュータであって、
所定のコースに関連のある複数のデータファイルを保管する手段、
所定のコースにおいて予め設定された役割を持つユーザーによる各データファイルへのアクセス及び
制御のレベルを与える手段、
そのコースに関連するデータファイルへのアクセスの権限が与えられているか否かを判断する手段、
及び
当該システムのユーザーのアクセスレベルに基づき権限が認められる場合、コースに関連するデータ
ファイルへのアクセス及び制御を許可する手段を備えるサーバーコンピュータと、
を備えるシステム。
☆ Blackboard v. Desire2Learn (Fed. Cir. 2009)
（留意点）
裁判所は、クレームの構成要素である“means for assigning a level of access to and control…”（アクセスと制御のためのレベル（地位）を与える手段に
ついて、これを特許法第112条第6段落に規定する「ミーンズ・プラス・
ファンクション」であると認定した上で、明細書中においてこれらクレー
ムの構成要素に対応する構造の十分な説明が欠如しているという理由で、
特許法112条第2段落違反（クレームに記載された発明が不明確）を根拠に
当該特許を無効と判断した。
ソフトウエア関連発明の特許について、112条第6段落の
適用の有無が問題となった事例
☆ MIT v. Abacus Software (Fed. Cir. 2006)
カラーコピーを作成するシステムの発明について特許権を保有するマサ
チューセッツ工科大学（MIT）が、Abacus社に対し、特許権侵害の訴えを提
起した事件。
☆ MIT v. Abacus Software (Fed. Cir. 2006)
『問題となった特許（U.S. Patent No. 4,500,919）のクレーム』
1. A system for reproducing a color original in a medium using a selected multiplicity of reproduction colorants, the system comprising in serial order: a. a scanner for producing from said color original a set of three tristimulus appearance signals dependent on the colors in said original; b. display means connected to the scanner for receiving the appearance signals and aesthetic correction circuitry for interactively introducing aesthetically desired alterations into said appearance signals to produce modified appearance signals; and c. colorant selection mechanism for receiving said modified appearance signals and for selecting corresponding reproduction signals representing values of said reproduction colorants to produce in said medium a colorimetrically‐matched reproduction.
ソフトウエア関連発明の特許について、112条第6段落の適用
の有無が問題となった事例
☆ MIT v. Abacus Software (Fed. Cir. 2006)
（留意点１）
“aesthetic correction circuitry”（審美補正回路）という用語は、112
条第6段落の適用を受けなかった。（circuitryという用語が有する本来の意味
から判断）
（留意点２）
その一方、裁判所は、mechanism”“ means”“ element”“ device”のよ
うな一般名称は、明確な構造を示唆するには不十分な用語であると示唆した。
ソフトウエア及び制御関連発明に関する101条、112条の問題
背景
☆ 101条、112条第１段落、112条第２段落の要件違反は、出願審査の段階にお
いては拒絶理由、特許の発行後においては、無効理由となる。
☆101条の要件を充足させる補正が112条第１段落、第２段落違反を呼び込む可
能性もある。
☆ソフトウエアとハードウエア（ハードウエア要素）の相互関係が明細書、
図面、クレームにおいて明確になっている必要がある。
☆ソフトウエア及び制御関連発明の出願クレームには、ミーンズ・プラス・
ファンクション（112条第6パラグラフ）、又は機能で表現された構成要素が含
まれる傾向が強い。
米国特許出願を念頭においた明細書作成の留意点
☆せっかくの特許が、１０１条、１１２条第１／第２パラグラフ要件違反を
理由に無効とならないために！
確認事項
☆35 U.S.C. 101 Inventions Patentable -米国特許法101条
クレーム要件-
審査段階の修正が比較的容易であり、一旦、特許になった後は、侵害訴訟の局面でこれを根拠に
特許が無効となるリスクはそれほど高くない。
☆35 U.S.C. 112 Specification -米国特許法112条
明細書要件-
112条違反は審査段階おける拒絶理由としてはこれを解消し、特許査定となっても、侵害訴訟の局
面で特許が無効となるケースが多い。
☆その一方、 101条と112条とは密接な関係にある。すなわち、クレームが機能的な表現であれば
あるほど、実施例において、クレームの機能的な表現に対応する具体的な構造や、それが機能す
る手順の具体的な説明が求められる。同様に、機能的な表現であればあるほど、発明の外郭は、
実施例として記載された構造として特定される傾向がある（米国特許法の根底には、「クレーム
は、当該発明が何をするのかではなく、何であるのかを明記すべきという考え方がある」）。
☆112条第6段落が適用されるか否か（ミーンズ・プラス・ファンクションと判断されるか否か）
は、クレームの解釈ばかりでなく、明細書要件に重要な影響を与える。
米国特許出願を念頭においた明細書作成の留意点
せっかくの特許が、１０１条、１１２条第１／第２パラグラフ要件違反を
理由に無効とならないために！
対策
－基本的な留意事項－
☆出願時における明細書の記載内容と図面が鍵。
☆クレームが機能的な表現であればあるほど、実施例において、クレームの機能的な表現に
対応する具体的な構造の具体的な説明が求められ、発明の外郭は、実施例として記載され
た構造として特定される傾向があるという事を意識する。
☆クレームが機能的な表現であればあるほど、実施例における具体的な説明の欠如が原因で
特許が無効となるリスクが高まるという事実を意識して、クレーム、明細書、図面を作成
すべき。
米国特許出願を念頭においた明細書作成の留意点
せっかくの特許が、１０１条、１１２条第１／第２パラグラフ要件違反を
理由に無効とならないために！
対策
－ソフトウエア又はソフトウエアを構成要素として含む発明－
☆特に、ソフトウエアによる制御がポイントとなっているような発明では、クレーム、実施例、
図面の各々において、ソフトウエアとハードウエアの相互関係が、十分に説明されていることが
重要（少なくとも、明細書本文及び図面において、ハードウエアの存在が（発明に対し）どのよ
うに寄与しているのか具体的に説明されている事が重要）。
構成要素の相互関係を示すブロック図と、ソフトウエアの処理手順を示すフローチャートの図面
は必須と考えるべき。クレームの各構成要素の機能に対応する処理又は操作が、実施例のフロー
チャート中の何れかのステップにおいて実行されており、きちんとその説明がなされているべき。
☆クレームの各構成要素は、ソフトウエアなのかハードウエアなのかを、明確に意識してクレー
ム作成を行うとともに、明細書及図面には、各構成要素に対応する具体的な説明を含める。機能
の概念とハードウエアとが混在したような曖昧なブロック図については、その作成には慎重を期
すこと。
☆従来技術との差異がクレームに含まれるプログラム中の計算手順や数式のみである場合、
１０１条違反と認定される可能性が高くなるという点に注意してクレームを作成する。
米国特許出願を念頭においた明細書作成の留意点
せっかくの特許が、１０１条、１１２条第１／第２パラグラフ要件違反を
理由に無効とならないために！
対策 －“Means Plus Function Claim”に対応する実施例の必要条件－
☆クレーム中に、“means“等の抽象的な概念の構成要素が含まれる場合、これに対応す
る具体的な” 物”等の構成及びその動作や機能の説明をきちんと記載する。
例えば、クレームに記載された“…means”を実施例中においても“…means”のままで説明
し、完結させるような明細書はスタイルは避けた方が無難。
☆クレームにおける記述的な表現には十分な注意を払う。「wherein クローズ」内に
主語や動詞が複数含まれるような表現は要注意！クレーム中の構成要素が複数の機能
を有するような表現は要注意！
例えば、クレームに記載された一つの構成要素について、その機能が複数の方式で実
現可能であり、各方式について実施例を記載する場合、各方式の実施例について、実
施可能要件を確実に満たすよう明細書を作成する。
米国特許出願を念頭においた明細書作成の留意点
せっかくの特許が、１０１条、１１２条第１／第２パラグラフ要件違反を
理由に無効とならないために！
対策 －“Means Plus Function ”を含まないクレームと対応実施例－
☆“means plus function”を含まないクレームを少なくとも１つは作成することで、112
条違反のリスクを大幅に低減することが可能。
☆特に、“プロセス”、“コンピュータ等によって実行されるプログラム”としての
“means plus function”を含まないクレームは有効！
☆その場合、クレームに記載された“プロセス”や“プログラム”についての具体的な実
行手順を重点的に説明した実施例を、（例えばフローチャートを参照して）しっかり
説明する事が重要。 “プロセス”や“プログラム”を実行するハードウエア、当該ハード
ウエアと“プロセス”又は“プログラム”との関係についての説明も必須。
米国特許出願を念頭においた明細書作成の留意点
せっかくの特許が、１０１条、１１２条第１／第２パラグラフ要件違反を
理由に無効とならないために！
対策
－裁判所の判断の傾向を知る－
☆事例（重要判例）から学ぶ。
判例の学習に有用なサイト
•
PATENTYO URL: http: //www.patentlyo.com/
•
Patent Prospector URL: http://www.patenthawk.com/blog/
•
271 Patent Blog: http://271patent.blogspot.com/
•
Patent Case Review: http://gordononpatentcases.blogspot.com/
END
ご清聴ありがとうございました。
Osha Liang LLP
弁理士 中西康一郎