ソフトウェアの法的保護 No.8 • 「発明」とは、自然法則を利用した 技術的

アルピニスト野口健氏の言葉
ソフトウェアの法的保護 No.８
特許法（各論）
弁護士・弁理士：近藤剛史
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URL: http://www.kondolaw.jp/ TEL: ０６−６３１４−１６３０
「大変だから、しんどいから、面倒だから、難しそうだから、
それでは何も前に進まない。
行動を起こすから、その先に何かが生まれるんです。
変化は突然にやってきません。
小さな努力の積み重ねから生まれるものなんです。」
（ 「プロ論」徳間書店 p.271）
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「発明」とは (復習）
ソフトウェア特許が認められる場合 （復習）
• 「発明」とは、自然法則を利用した
技術的思想の創作のうち高度のも
のをいう（特許法２条１項）
→ソフトウェア（プログラム）は、単
なる人為的取決めに過ぎず、自然
法則を利用したものと言えるのか？
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• 特許庁の運用では、「ソフトウェアによる情報
処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に
実現されている」場合に、ソフトウェア関連発
明が「発明」として認められている。
すなわち、「ソフトウェアがコンピュータに読
み込まれることにより、ソフトウェアとハード
ウェア資源とが協働した具体的手段によって、
使用目的に応じた情報の演算又は加工を実
現することにより、使用目的に応じた特有の情
報処理装置（機械）又はその動作方法が構築
されること」をいうとされている。
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ソフトウェア発明の種類
ソフトウェア発明の成立性
①物理的・技術的ソフトウェア
エンジン制御のプログラムのように、処理の対象
が物理量（燃料噴霧量、空気量、気圧、温度、電
気etc)を取り扱っているもの。
②事務的・非技術的ソフトウェア
会計ソフトやサイバーモールのシステムのような
非技術的な対象を処理するもの。
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①物理的・技術的ソフトウェア
→ 「発明」
②事務的・非技術的ソフトウェア
→ 「ハードウェア資源を用いて具体的に実
現されている」場合、「発明」となる。
→ そうでない場合、「発明」とはならない。
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「ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは
抽象的処理
自然法則を使っていない
ハードウェア資源
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2
「ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」例
ソフトウェア発明における「進歩性」判断（日本）
コンピュータ（ソフトウェア）技術
具体的処理１
具体的処理２
具体的処理３
公知・容易想到性あ
り
公知・容易
想到性あり
入力装置
ハードウェア資源
記憶装置 出力装置
事務的・
非技術
的処理
今までになく、
目新しい
今までになく、目新し
い
×
○
△
◎
実務的には難しい
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特許制度の思想 (復習)
「進歩性」判断の立場による違い
出願人
特許庁
進歩性のレヴェル
高い
出願人
（技術の独占）
社会全体
（技術の公開）
低い
独占的利益
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人類共通の財産
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3
米国の「進歩性」判断
欧州の「進歩性」判断
コンピュータ（ソフトウェア）技術
公知・容易想到性あ
り
公知・容易
想到性あり
事務的・
非技術
的処理
今までになく、
目新しい
コンピュータ（ソフトウェア）技術
今までになく、目新し
い
×
○
公知・容易想到性あ
り
○
事務的・
非技術
的処理
◎
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「請求項に係る発明を、人為的取決め等とシ
ステム化手法に分けて認定するのは適切で
はなく、請求項に係る発明を全体としてとらえ
ることが求められる」（特許庁審査基準、第Ⅶ
部第１章２．３．１）
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公知・容易
想到性あり
×
○
今までになく、
目新しい
×
◎
非技術的要素は、進歩性に寄与しない。
技術的要素であるか否かを問わない。
ソフトウェア発明における「進歩性」の判断手法
今までになく、目新し
い
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問題
• 企業が、特許出願を行うことによって、どのよ
うな事業活動上の効果や便益を受けることが
できると言えるか？
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①独占排他権
②他社に対する牽制（知財戦略）
• 特許出願を行うことにより特許権を取得してい
れば、その特許発明の実施について独占排他
権を得ることができる。
• つまり、その発明を用いた製品の販売等を独
占的に行うことができる。
その結果、他社商品との差別化が確保され、
事業の優位性を保つことができる。
• たとえ、特許権を取得できない場合でも、他社
に対する牽制の効果が期待できる。
また、自社が出願したことで、（たとえ、自社
がその事業活動を行っていなかったとしても）、
他社の特許出願を阻止することができ、優位な
立場に立てる。
さらに、他の新規分野の参入障壁を取り除く
ための交渉材料としても用いることができる。
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③ライセンス料の請求
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ライセンス料の請求
ライセンス料は、特許発明を実施（利用）するための対価となる。
Ｂ会社
Ａ会社
• 他社に特許発明の実施を許諾するに際して、
実施料（ライセンス料）を得ることができる。
しかも、特許権は、特許権の取得後、出
願から２０年に及ぶ権利とすることができる
ため、長期間にわたり開発費用の回収を行
うことができる。
Ａ１特許の実施許諾
ライセンス料の支払
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④クロスライセンス
クロスライセンス
特許の価値が同じ場合、ライセンス料の支払は、互いに０となる。
Ａ３ 特許
Ａ２ 特許
Ａ１ 特許
Ｂ３ 特許
Ｂ２ 特許
Ｂ１ 特許
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パテント・プール
Ｂ会社
Ａ会社
• 特許権を取得すれば、自己が取得した特許
発明の実施を他社に許諾する代わりに、他
社の特許発明の実施を許諾してもらうという
クロスライセンスを行うことが可能になる。
お互いに有用な技術の特許権を持ってい
る者同士で、ライセンスし合うことで、ビジネ
スの自由度が増すと言える。
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⑤開発モチベーション
Ex.MPEG,地デジ
• 特許出願を行うことにより、開発者・技術者
の開発意欲・モチベーション（動機付け）を
高めることができる。
必須特許
(essential patent)
Ｄ社
A社
Ｂ社
Ｃ社
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⑥広告宣伝効果
事業の優位性を保つための知財戦略
• 特許出願をすることにより、自社の技術力
を世間にアピールすることができる。
例えば、商品に「特許出願中」と記載する
ことにより、その商品が高い技術力に基づ
いて製造されていることや、その商品の効
力等をユーザーにアピールすることができ
るという効果がある。
(1) コア技術の権利取得
(2) 権利の強固化
①実施例だけでなく、可能な限り、より広いアイデア
の形で押さえる。
②延命策のため、基本特許だけでなく、改良技術に
ついても特許出願を継続的に行っていく。
③技術・環境の変化が生じ得るため、代替技術につ
いても特許出願を行っておく。
④新規事業の創成期、成長期、拡張期、円熟期の
全事業サイクルで出願を考える。
(3) コア技術は、ライセンスアウトしない。
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特許出願手続（基本）
ソフトウェア企業としての事業戦略
特許権設定登録
特許査定
審査請求
出願公開
方式審査
ＡＳＰ(Application Service Provider)とは、ビジネス用アプリ
ケーションソフトをインターネットを通じて顧客企業にレンタルする
事業者のことをいう。ユーザーは、ウェブブラウザを通じて、ＡＳＰ
の保有するサーバーにインストールされたアプリケーションソフト
を利用する。
出 願
(1) パッケージソフト（CD-ROM）としての販売を行う
のか
(2) ＡＳＰ事業としての展開を行うのか
(3) 専用チップ化（回路化）して、部品として製造メー
カーに供給していくのか
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出願審査請求制度
• いわゆる防衛出願（権利化までは望んでい
ないが、他人の権利化を阻止する場合）、
「念のため出願」（進歩性等がないと拒絶さ
れると思われるが、リスクがある場合。当該
技術分野の状況の変化等）
• 実体審査に関する負担が軽減される。
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問 題
積極的特許要件
• 出願した発明に関して特許庁において示
される拒絶理由や取消理由には、どのよ
うなものがあるのか？
・産業上の利用可能性ないし有用性がなけれ
ばならない（産業上の利用可能性）
・既知の技術であってはならない（新規性）
・既知の技術からその分野の技術者が容易
に案出できるようなものであってはならない
（進歩性）
・その技術の公開にあたっては、その分野の
技術者が追試可能な程度に正確かつ詳細
に記載されなければならない（実施可能要
件）
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特許出願の必要書類
特許権の効力範囲
• 「特許発明の技術的範囲は、願書に添付し
た特許請求の範囲の記載に基づいて定めな
ければならない」（特許法７０条１項）
つまり、「特許請求の範囲」（クレーム）に記
載した発明が特許権の効力範囲となる。
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特許出願のための準備
①願書
②明細書
③特許請求の範囲（クレーム）
④要約書
⑤図面
⑥（弁理士による場合）委任状
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特許発明の対象を何にするのか
①機能ブロック図
②ハードウェア構成
③フローチャート
④画面
⑤データ
⑥具体例
・プログラム(programs)クレーム
・記憶媒体(media)クレーム
・装置(apparatuses)クレーム
・方法(methods)クレーム
・システムクレーム（サーバーと端末を構成
要素として含むもの）
・ユーザーインターフェイスクレーム
・データ構造クレーム
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