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スライド 1 - 創英国際特許法律事務所
公然実施を立証するために 創英国際特許法律事務所 弁護士・弁理士 寺下雄介 目次 • 公然実施の重要性 • 公然実施が問題となるケース • 公然実施が認められるための要件 – 対象製品が、出願日前に公然実施されていたこと • 公然実施立証に用いられた証拠（文書） • 公然実施立証に用いられた証拠（実物） – 対象製品が、特許発明と同一構成であること • 公然実施品を探す視点 2 公然実施の重要性 • 特許庁の実体審査は、刊行物の調査が大半 であり、公然実施の調査は極めて少ない。 • 公然実施について、紛争の際に調査する意 義は大きい。 • 業界当事者にとって、公知文献と比べて、む しろあたりをつけやすいこともある。 3 公然実施が問題となるケース（１） • 自動車のパーツメーカーA社からのご相談 – 競合他社から特許侵害の警告が来た。非侵害で 争うのは難しそうなので、公知文献を探している が、良いものが見つからない。一方、昔の自動車 を分解すれば、特許出願前に対象製品が自動車 に組み込まれていたことが言えそうである。注意 すべきことはあるか。 4 公然実施が問題となるケース（２） • プリンタメーカーB社のご相談 – 自社が製造販売するプリンタについて、侵害可能 性のある他社特許が見つかった。まだ警告など は来ていないが、将来に備えて、反論資料を揃え ておきたい。そこで、公然実施といえそうな製品 （プリンタ）を入手した。今のところ動作するものの、 機械なのでいつ不具合が生じて動かなくなるか 分からない。今後どのように保管しておけばよい か。 5 公然実施が問題となるケース（３） • 飲料メーカーC社のご相談 – 新製品としてビールを製造販売しようとしたところ 、他社がそのビールについて特許を取得している ことが分かった。そこで、当該特許権者の事業を 調査したところ、特許出願前に、特許の実施品で ある製品を販売していることが、プレスリリースや カタログで判明した。出願戦略ミスのように思わ れるが、これを公然実施品として主張したいと思 っている。 6 公然実施が認められるための要件 • （第１要件）対象製品が、出願前に公然実施 されていたこと • （第２要件）対象製品が、特許発明と同一構 成であること 7 （第１要件）対象製品が、出願前に 公然実施されていたこと • 「公然実施をされた」（特許法29条1項2号）とは、秘密を保つ 義務を負わない人が発明内容を知り得る状態で、発明の実 施行為が行われたことをいう（工業所有権逐条解説等）。 全員秘密保持義務を負う会社従業員 A社 製造方法の ライセンス 製造方法の発明を実施 8 秘密保持契約 製造方法の発明を実施 B社 公然実施として使えるか？ テストカーが町中を走行。 エンジンの発明は公然実施？ https://www.qlife.jp/meds/rx18897.html 【特許請求の範囲】 粒度を二〇～七〇〇μｍに調整されてい るＡ粒子とＢ粒子を含む・・・三種の分岐鎖 アミノ酸の粒子のみを主薬とし、・・・重量 比である造粒原料を造粒することを特徴と する・・・医薬用顆粒製剤の製造方法。 特許発明の実施品が出願前に市場に出ていたことは明らか。しかし、市場品を分析しても、 造粒前のＡ粒子とＢ粒子の粒度が特許請求の範囲に入っているのかどうか判断することが 困難であった。 9 公然実施立証に用いられた証拠 （文書） • 東京地判平成15年(ワ)第3010号 – 「Ａ株式会社は，昭和６３年４月ころ，ＲＥテレビを販売しており，同月 ころ発行された「Ｂカラーテレビ総合カタログ」に，同テレビをその正面 写真と共に掲載した。」 – 「ＲＥテレビは・・・・本件特許発明と同一の構成を有するというべきで ある。」 – 「したがって，本件特許発明は，特許出願前に日本国内において公 然知られ，公然と実施され，かつ，特許出願前に日本国内において 頒布された刊行物に記載された発明である。」 – カタログの存在（及び弁論の全趣旨）から、出願前のＲＥテレビ販売 の事実、及び、ＲＥテレビの構成を認定した。また、カタログを刊行物 としても使っている。 10 公然実施立証に用いられた証拠 （文書） • 東京地判平成15年(ワ)第19733号【アイスクリーム充填苺】 – 「本件特許発明は，特許法２９条１項１号ないし２号に違反して特許された無効理由を 有する・・・」 – 「航空食品株式会社の１９９３年版「全日空フレッシュギフト」カタログ（乙１）には，凍っ た苺の中にクリームが入った写真と共に，「フローズンクリームベリー」との商品名で商 品が紹介されており，説明として，「フローズンストロベリー（生クリーム入）２４個 カリ フォルニアで収穫された大粒のいちごに甘いクリームを入れ急速冷凍。とても食べや すくシャーベット感覚で楽しめます。」と記され，また，同じく航空食品株式会社の１９９ ４年版「全日空フレッシュギフト 夏・秋号 ＡＮＡ’Ｓ ＦＲＥＳＨ ＧＩＦＴ」カタログ（乙２）に は，上記同様，凍った苺の中にクリームが入った写真と共に，「フローズンクリームベリ ー」との商品名で商品が紹介されており，説明として，「（生クリーム入りフローズンスト ロベリー３０個）おいしく収穫された大粒のいちごに，クリームを流し込んで急速冷凍。 シャーベット感覚のひんやりデザートになりました。」と記されているところ，９３年商品 及び９４年商品が，原告日宏貿易の商品であったことは，原告日宏貿易の自認すると ころである。」 – カタログから、出願前の実施品販売の事実、及び、実施品の構成を認定した。 11 公然実施立証に用いられた証拠 （文書） • 東京地判平成14年(ワ)第27100号【移植機の苗選定別供給装置】 – 出願日 昭和５９年（１９８４）１０月１９日 – 「Ａは，昭和５７年から，Ａビート移植機の製品番号「ＤＢＴ－２０」，「ＤＢＴ－４０」という 製品を製造，販売して，同製品に対応する構成を特許として出願していた）。」 – 「原告は・・・農機具祭りに出品されたのは，「ＤＢＴ－２０」，「ＤＢＴ－４０」の可能性もあ るなどと主張する」（原告の反論） – 「昭和５９年８月３０日，３１日に農機具祭りが開催され，Ａは，「新型ビート移植機選拾 機付」をこれに出品，実演した。・・・このとき，上記移植機を説明するものとして，Ｂ具 祭りの参加者にはカタログが配布された。・・・カタログの標題には，「新型ダイサンビー ト移植機センサー付き」と表記され，「ＤＢＴ－２０Ｓ（２畦型）」，「ＤＢＴ－４０Ｓ（４畦型）」 と題された２種類の写真が掲載され・・・」 – 「昭和５９年７月３１日から同年１０月までの被告専務取締役Ｃの業務日誌には次の記 載がある。・・・（Ｓ型のカタログを手に入れて調査したとの内容）」 – 「昭和５９年９月２５日付け「Ｊ新聞」・・には・・・（Ｓ型の製品名と特徴についての記載）」 – 「・・・Ａの「ＤＢＴ－２０Ｓ」及び「ＤＢＴ－４０Ｓ」は，昭和５９年８月３０日及び３１日に開催 されたＢ具祭りに実施品として出品されていたことが明らかであるから，本件特許発明 は・・・公然実施された発明（特許法２９条１項２号）・・・。」 12 公然実施立証に用いられた証拠 （現物） • 平成8年（ワ）第23184号〔熱転写プリンタ〕 – 「（一） 原告は、原告のオフィス機器事業部において開発した熱転写プリンタであるＰ Ｃ－８８２４を、ＮＥＣに対してＯＥＭ供給していた。ＮＥＣは、昭和五八年（一九八三年） 四月以降、ＰＣ－８８２４を市場において販売していた。 – 原告が製造したＰＣ－８８２４には、ＮＥＣにおいて定められた製造番号が付与されて おり、製造番号の一桁目は製造された年の西暦の最後の数字、二桁目は製造された 月の数字（一〇月、一一月及び一二月は、それぞれＸ、Ｙ及びＺで表す。）、三ないし七 桁目はその月において製造された順番、八桁目は製造場所に当たる工場のコード、九 桁目はＡからはじまる管理番号であって、仕様変更があった場合にＢ、Ｃへと変更され るもの、となっている。 – 実機は、ＰＣ－８８２４の補修を行っていた日本電子応用が保管していた原告製造に 係るＰＣ－８８２４であり、その製造番号は「３５０１８６５ＬＡ」である。したがって、実機は 、昭和五八年（一九八三年）五月に、「Ｌ」によって特定される原告の工場において、そ の月の一八六五台目に製造されたＰＣ－８８２４であって、製造番号中の仕様の表示 に変更が加えられていないものである。」 – 現物に印字された製造番号から製造日を特定。 13 公然実施立証に用いられた証拠 （現物） • 平成13年（ネ）第1870号〔熱交換機用パイプ事件〕 – 「・・熱交換器用パイプについての実用新案権を有する原告・・・」 – 「・・・被控訴人は、平成元年８月１０日、製造番号ＮＫＫ９８１０の熱交換器を製造したこ と（なお、弁論の全趣旨によれば、「９８１０」の数字は、１９８９年８月１０日の下線部の 数字に由来するものと認められる。）、当該熱交換器は、スズキ株式会社製造の軽自 動車「アルト」（車両番号浜松５０か５０１０、同月２５日登録）のエアコン用に搭載された ものであること・・・」 – 「・・・公然実施された時期を検討するに、控訴人は、自動車の登録後にエアコン及び 熱交換器が搭載された可能性を指摘するが、前掲乙７（特に、写真番号７、８、１２～２ ２、２４、２５）によって認められる当該熱交換器の設置態様から考えて、これが自動車 登録後に搭載されたとは考えにくいというべきであるし、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイ プの製造日である平成元年８月１０日と、上記自動車の登録日である同月２５日という 各日付の符合から考えても、上記自動車の登録日までには、上記熱交換器は搭載さ れていたと認めるのが相当である。そうすると、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプに係る 公然実施の日は、遅くとも本件出願日前である平成元年８月２５日であるというべきで ある。」 – 自動車の登録日を公然実施日と判断。 14 公然実施立証に用いられた証拠 （現物） • 知財高判平成17年(行ケ)第10061号〔表面筋状臼肉こんにゃく〕 – 特許庁は請求不成立の審決をしていた。 – 「・・・発見品の製造時期について検討する。・・・発見品には・・・「６０．１０．２７製造」又は「 ６０．１１．１製造」の日付印が押されていることから・・・発見品が昭和６０年１０月２７日又 は同年１１月１日に製造されたものであることが推認される・・・」 – 「発見品は・・・Ａ食品の旧工場において・・・バケツの中から発見・・」 – 「発見品の包装袋には，塵芥又はバケツの錆と思われる汚れが付着している上，フィルム が白濁し，古びた外観である。・・・開封や改ざんがされた痕跡は見当たらなかった。」 – 「発見品の内容物であるこんにゃくは，こんにゃく同士が一部くっつき合った状態にあった 上，全体的にもろく・・。これに対し・・平成１６年９月１７日に購入した・・こんにゃく・・は・・ 発見品・・に比べ，明らかに弾力を有していた」 – 「発見品が存在したバケツの中ないし発見場所の周囲からは，Ａ食品製及び他社製のこ んにゃく，古新聞その他多数の物品が発見された。これらの物品は，いずれも全体的に 汚れが付着し，古びた外観であり，また，製造日付等が確認できるものについては，その 日付は，いずれも，昭和６１年以前である。」 – 「Ａ食品は，昭和６１年に新工場を建築し，以後，こんにゃくの製造は新工場で行うように なった。現在，旧工場は，物置として使用されている状態にある。」 15 （第２要件）公然実施品が特許発 明と同一構成であること • 当時の外観を示す写真や設計図、スペック等 を示すカタログ等がある場合、それらを使う。 • 現物は存在するが、公然実施前の外観・性 質を特定する資料がない場合、当該現物が、 出願前から改造され又は変化していないこと を言う必要がある（今は公然実施品の構成を 備えているが、出願前はそうではなかったと いうことがありうる）。 16 公然実施品の構成の立証 • 現物をもって公然実施を立証する場合、当該現物への改造 の有無、性質の変化の有無等が問題となることがある。 【請求項１】 α：4~6%、 β：4~6% を含む物質Ａ 化学物質Ａ α：5% β：5% 経時変化 現在の組成 出願日前に市場に出ていた物質Ａ 【請求項１】 ＡゴムとＢ繊維を配合してな るタイヤ用ゴム組成物。 出願日前の組成 タイヤの交換 出願日前に市場に出ていた車 ＡゴムとＢ繊維を配合 17 化学物質Ａ α：2% β：7% ＡゴムとＣ繊維を配合 公然実施品の構成の立証 • 平成9年（行ケ）第141号〔食品保存剤〕 18 – 審決は、公然実施品として提出された出願後の製品（食 品保存剤）の組成について、製品名が出願前の製品と同 じであるから組成も同じはずだとして、公然実施に基づく 無効を認めた。これに対し原告は、新旧の製品の間には 、組成の違いがあるとして提訴。 – 裁判所：「基本物性及び食品保存効果について一貫して 同じデータが示されている以上、同じ基本物性及び食品 保存効果であっても組成が相違することがあり得ると認 めるに足りる特別の事情がない限り、「アンチモールド１０ ２」は、本件発明の特許出願日前から出願後である平成 ４年ころまで、その組成が変わっていなかったものと認定 すべきである」 公然実施品を探す視点 • 文書や映像等の収集 – パンフレット、カタログ、新聞、パッケージの記載、（自社製品なら）設 計図、仕様書等 – 集めた資料により、公然実施に至るストーリーを作ることができれば ベター。たとえば、作成日が記載されていない文書に、公然実施品の 写真が掲載されている場合、他の文書と合わせて、その時期に公然 実施品が売り出されることが推認できることがある。 – Ex)移植機の苗選定別供給装置事件 • 少なくとも現時点では存在した文書ということを確実にするた めに、確定日付をとることもある。 19 公然実施品を探す視点 • 公然実施品そのもの – 製造番号によって日付が特定できる場合も。 – 公然実施品が、機械等を分解したり（自動車の部品）、特定の場所か ら入手することに意味がある場合（ある工場で使われている壁の部 材）などは、改竄等の主張を防ぐために、入手の過程を撮影したり、 公正証書を使う方法が考えられる。 • 平成13年（ネ）第1870号〔熱交換機用パイプ事件〕 – 「ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプは、平成１１年５月２７日、Ｊ地方法務局所属 公証人Ｋの立会の下に、上記自動車から取り外されたものであり、その経緯 は、同公証人作成の「平成１１年第２２３号自動車のエアコン用熱交換器パ イプに関する事実実験公正証書」（乙７）に示されている」 20 公然実施が問題となるケース（１） • 自動車のパーツメーカーA社からのご相談 – 競合他社から特許侵害の警告が来た。非侵害で 争うのは難しそうなので、公知文献を探している が、良いものが見つからない。一方、昔の自動車 を分解すれば、特許出願前に対象製品が自動車 に組み込まれていたことが言えそうである。注意 すべきことはあるか。 21 公然実施が問題となるケース（２） • プリンタメーカーB社のご相談 – 自社が製造販売するプリンタについて、侵害可能 性のある他社特許が見つかった。まだ警告など は来ていないが、将来に備えて、反論資料を揃え ておきたい。そこで、公然実施といえそうな製品 （プリンタ）を入手した。今のところ動作するものの、 機械なのでいつ不具合が生じて動かなくなるか 分からない。今後どのように保管しておけばよい か。 22 公然実施が問題となるケース（３） • 飲料メーカーC社のご相談 – 新製品としてビールを製造販売しようとしたところ 、他社がそのビールについて特許を取得している ことが分かった。そこで、当該特許権者の事業を 調査したところ、特許出願前に、特許の実施品で ある製品を販売していることが、プレスリリースや カタログで判明した。出願戦略ミスのように思わ れるが、これを公然実施品として主張したいと思 っている。 23 ありがとうございました 24