特許ライセンスと契約

講義科目：「知的財産防衛論」
目次
次
１．企業経営とライセンス
２．２ ライセンス契約の法的性格
１ １ 企業経営におけるライセンスの
１．１
２ ３ ライセンス契約の主要なポイント
２．３
１）許諾する実施権の種類と範囲
役割
２）対価及び支払方式
１ ２ ライセンス契約とは
１．２
特許ライセンスと契約
３）ライセンサーによる保証
１）ライセンス契約の仕組み
４）不争義務
２）ライセンス契約の主要な要素
）ライ ン 契約
要な要素
１．３ ライセンス契約のフロー
５）秘密保持
１．４ ライセンス契約への参画者
６）改良技術の取り扱い
２．ライセンス契約
７）契約期間及び契約終了後の取り
扱い
２．１ 契約の基本概念
８）一般的法律条項（リーガル・クロー
１）契約とは
ズ）
２）契約の拘束力
３）ライセンス契約の落としどころ
１ 企業経営とライセンス
１．企業経営とライセンス
図表
１．１ 企業経営におけるライセンスの役割
ライセンスには、ライセンスイン（導入）とライセンスアウト（導出）があり、
それぞれ、次のような役割を果たす。
必要な技術力
技術獲得の方法とその得失
自社開発
共同開発
Ｃ
高い技術力を要す
Ｂ
自社にない技術の
補完が可能
Ｂ
分担が可能
Ｂ
短縮の可能性あり
Ｂ
リスクの軽減
Ｃ
全て自社負担
Ｃ
事業化までの時間
時間が掛かる
が
Ｄ
失敗の可能性あり
獲得リスク
必要な経費
ライセンスイン
ライセンスアウト
１．新しい技術の獲得による
収益拡大
１．技術の活用による収益拡大
２．研究開発費用の回収
究開発費
収
２．事業実施の自由度の確保
３．アライアンスの形成
Ａ
制約なし
Ａ
全ての利益を享受
実施上の制約
３ 研究開発費用 時間の節約
３．研究開発費用、時間の節約
４．アライアンスの形成
獲得できる収益
Ｂ
契約による制約
Ｂ
利益の分割
ライセンスイン
Ａ
導入技術を使いこ
なすだけの技術力
Ａ
導入の対価のみ
Ａ
即事業化が可能
が
Ａ
なし（実績ある時）
Ｄ
導入失敗の可能性
Ｃ
契約による制約
Ｃ
利益－実施料
※Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄはどちらがより有利であるかを示す（Ａが最も有利）。
図表
売上規模
技術活用の方法とその得失
自社実施
合弁実施
ライセンスアウト
事業化資金
Ｃ
全て自社調達
Ｂ
分担が可能
必要な人材
Ｃ
全て自社調達
Ｂ
分担が可能
Ａ
ライセンス要員の
み（Ｎ．Ｈ．は別）
Ｃ
全て自社負担
Ｂ
分担が可能
Ａ
たかだか実施料分
なし
Ｂ
コントロール可能
ト
可能
Ｃ
おそれあり
Ａ
全ての利益を享受
Ｂ
利益の分割
Ｃ
実施料の取得
Ａ
収益の継続
Ｂ
収益の継続
事業化のリスク
ブーメラン効果
ブ
メラン効果
獲得できる収益
Ａ
Ａ
不要
旭化成の企業進化
５０～６０年代
サラン
ポリスチレン
アクリル繊維
エステル繊維
ナイロン繊維
合成ゴム
へーベル
ベル
７０～８０年代
ヘーベルハウス
ヘ
ベルハウス
エチレンプラント
１９９５年
人工腎臓
12,000億円
ホ ル素子
ホール素子
繊維
ドライフィルムレジスト
１９８０年
多角化 １５%
ＬＳ
Ｉ
6,000億円
２４%
多角化
８%
１９６５年
1,100億円
,
億
住建
１５%
多角化
※Ａ、Ｂ、Ｃはどちらがより有利であるかを示す（Ａが最も有利）。
Ｃ
なし
ﾍﾙｽｹｱ
他
繊維
１０%
ｴﾚｸﾄﾛ 多角化
２４%
ケミカル
３３%
住建
３３%
ケミカル
２９%
繊維
３８%
ケミカル
３９%
ケミカル
将来（契約終了後）
住建
３２%
２００６年
1６,000億円
繊維
６８%
１９６５年
１９８０年
１９９５年
２００５年
6
１ ２ ライセンス契約とは
１．２
１ ３ ライセンス契約のフロー
１．３
１）ライセンス契約の仕組み
ライセンサー
（Ｌｉｃｅｎｓｏｒ）
ライセンサー
ライ
ライセンスの許諾
許諾
（Ｌｉｃｅｎｓｅ）
ライセンシー
権利取得
ライセンシー
事業計画
要 素
権利関係・市場関係調査
方針決定
内
象
相手方との交渉
容
特許かノウハウか、又は実案、意匠、商標、著作権か
当 事 者
誰に渡すのか、誰から貰うのか
種類・範囲
独占・非独占、内容・地域・期間
対
許諾の対価はどれ程か？
許諾
対価
程
価
申入書受領
（
（Ｌｉｃｅｎｓｅｅ）
）
対価の支払
（Ｒｏｙａｌｔｙ）
２）ライセンス契約の主要な要素
対
事業計画
１ ４ ライセンス契約への参画者
１．４
契約書の作成検討
契約締結
収支等管理
２ ライセンス契約
２．ライセンス契約
２．１ 契約の基本概念
最終決定
・・・・・・・ 事業部門の責任者
交渉担当
・・・・・・・ 事業部門の責任者（又は、代理者）
知的財産部門の担当者
法務部門の担当者
外部の代理人（弁護士、弁理士）
契約書作成 ・・・・・ 事業部門の責任者（又は、代理者）
法務部門の担当者
知的財産部門の担当者
外部の代理人（弁護士、弁理士）
契約書審査
法務部門の担当者（主に、独禁法の観点から）
独禁法の観点から）
・・・・・ 法務部門の担当者（主に
知的財産部門の担当者（知的財産権法の観点
から）
２）契約の拘束力
）契約 拘束
・人と人との「約束」（＝合意）であって、合意した当事者間に義務関係
（債権 債務の関係）を発生させるもの
（債権・債務の関係）を発生させるもの。
・合意した当事者には契約を遵守する義務が発生する（契約遵守の原則）。
・義務の履行は国家によって保証される（契約の拘束力）。
・義務の履行は国家によって保証される（契約の拘束力）
・契約は契約自由の原則に支配される。
契約自由の原則
① 締結の自由
② 内容決定の自由
内容決定 自由
③ 相手方選択の自由
④ 方式の自由
契約自由の原則の例外
① 公序良俗に違反する契約は無効
② 強行法規に反する契約は無効
特許法、独占禁止法等の規程
の内の強行規程
３）ライセンス交渉の落としどころ
ライセンシー側の相場（
期待）
ライセンサー側の相場（
期待）
世間相場
ライセンシー有利
強行規程
ライセンサー有利
契約自由の原則
契約の当事者は、契約によって拘束を受けるが、拘束力の強さは下記の
通りである。
強行法規 › 契約条項 › 任意法規、判例、慣習 › 信義則
① 契約の規程が強行法規に反する場合は、契約は無効
② 契約によって定められている場合は、契約条項の拘束を受ける。
契約によって定められている場合は 契約条項の拘束を受ける
ただし、下記の要件が整えば、事情変更の原則が働き、契約内容
の改訂あるいは契約の解除が認められる。
ⅰ．著しい事情の変更
ⅱ．予見不可能性
ⅲ 責に帰すべからざること
ⅲ．責に帰すべからざること
ⅳ．不衡平性
③ 契約に定めのない場合、あるいは契約内容が不明確な場合には、
任意法規、判例、慣習に基づいて解釈される。
④ 以上を通じて、当事者は、社会共同生活上一般に期待されている信
頼 副う う誠実 行動する とが求められる 信義則
頼に副うよう誠実に行動することが求められる（信義則）。
１）契約とは
この幅のどこに落
とすかが交渉ごと
２ ２ ライセンス契約の法的性格
２．２
① ライセンス契約は、無名契約
② ライセンス契約は、双務契約
２ ３ ライセンス契約の主要なポイント
２．３
有名契約（売買、交換、贈与、
１）許諾する実施権の種類と範囲
賃貸借、雇用、等１３種類）
２）対価及び支払方法
片務契約
・ライセンサーは、権利として技術料を受け取り、義務として実施を許
諾する（ライセンシーはその裏返し）。
４）不争義務
③ ライセンス契約は、有償契約
無償契約
④ ライセンス契約は、諾成契約
要物契約
⑤ ライセンス契約は、不要式契約
３）ライセンサーによる保証
要式契約
・ただし、実務上は契約書を作成し、記名押印したのち、双方が各１通
を保管する。
⑥ ライセンス契約は、一回的給付と継続的給付の両方がある。
１）許諾する実施権の種類と範囲
５）秘密保持
６）改良技術の取り扱い
７）契約期間及び終了後の取り扱い
８）一般的法律条項
２）対価及び支払方式
① 実施権の種類
国内ライ ン
場合
・国内ライセンスの場合
通常実施権
非独占的通常実施権
独占的通常実施権（自己実施権留保）
専用実施権（自己実施権留保なし）
・国際ライセンスの場合
非排他的実施権（Non‐exclusive
非排他的実施権（Non
exclusive License）
License）
排他的実施権（Exclusive License）
自己実施権を留保したい場合（Sole License）及び
留保しない場合は、それぞれ契約書に明記することを
要す。
② 実施権の範囲
・製造、使用、販売の範囲（製品、方法、用途の特定）
・地域の限定
国内の地域限定、輸出先の地域限定
① 対価決定の要素
ⅰ 対象技術の完成度
ⅰ．対象技術の完成度
・技術が完成し、商業的に実施され、収益を上げているか
・パイロットプラントの試験生産段階か
・実験室の試験段階又はペーパープラン段階か
ⅱ．事業性
・代替品のない新製品で、市場ニーズに答える製品であるか
代替品のな 新製品
市場
ズに答える製品 あるか
・代替可能な技術が存在し、市場も大きくないか
ⅲ 技術の独立性
ⅲ．技術の独立性
・第三者の特許権と抵触していないか
ⅳ．特許の排他性
・基本特許であり、改良、変更、修正等をカバーできるか
・権利範囲が狭く、第三者の参入が容易か
ⅴ．実施権の種類と範囲
実施権の種類と範囲
② 収支予測計算
事業計画に基づいて収支予測計算を行い、算出された超過利益の
一部を対価としてライセンサーに支払う。
部を対価としてライセンサ に支払う。
ⅰ．超過利益の算出
・粗利益総額＝（予想販売価格－総原価）×販売予想数量
③ 支払方式
ⅰ．出来高にリンクする実施料
出来高払い実施料、ランニングロイヤルティ（Running royalty）
※新製品であれば、粗利益＝超過利益
先行製品があり、利益が出ていれば、それと許諾対象商品
の粗利益との差が超過利益
ⅱ．ライセンスの対価
・期待超過利益額の１／３～１／５
期待超過利益額の１／３ １／５
(算出した対価を許諾技術完成に要する研究開発費と比較する
ことが必要）
従価実施料（Percentage royalty）
料率実施料
従量実施料（Per‐quantity royalty）
ﾐﾆﾏﾑ・ﾛｲﾔﾙﾃｨ（Minimum royalty）
ﾐﾆﾏﾑ・ﾛｲﾔﾙﾃｨ（Minimum
royalty）
最低支払保証実施料金
y y
ﾏｸｼﾏﾑ・ﾛｲﾔﾙﾃｨ（Maximum royalty）
逓減・逓増実施料（Royalty calculated by
pp g
）
stepping method）
スライド実施料（ Royalty calculated by
sliding method ）
ⅱ 出来高にリンクしない実施料
ⅱ．出来高にリンクしない実施料
図表
表 実施料算定にあたっての基準
実施料算定 あた
基準
定額実施料、一時払実施料、一時金（Lump sum）
過去の自社のﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞ実績
定額実施料（Fixed sum royalty）
業界相場（過去の実績）
支払い済実施料（Paid‐up royalty）
p y y
業界相場（書籍等での公表）
一括払い実施料（Lump sum payment）
研究開発等の費用
ⅲ．ⅰ、ⅱと併用される実施料
系列1
既存の算定方式
ｲﾆｼｬﾙﾍﾟｲﾒﾝﾄ（Initial payment）
ケースバイケース
頭
頭金（Down payment）
p y
その他
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
出典：「ライセンス契約実務ハンドブック」（発明協会）
図表 実施料の支払い方式
図表
表 ランニングロイヤルティの料率
グ
料率
一時払い
時払い
一時払い
1%未満
1%以上2%未満
ｲﾆｼｬﾙ
ｲ ｼ ﾙ＋ﾗﾝ
ﾝｸﾞ ｲﾔﾙﾃ
＋ﾗ ｲﾆｼｬﾙ＋ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ
＋ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ
ｸﾞ ｲﾔ
ﾃ
2%以上3%未満
3%以上4%未満
4%以上5%未満
系列1
5%以上8%未満
ﾐﾆﾏﾑ
ﾐﾆﾏﾑ＋ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ
ﾐﾆﾏﾑ＋ﾗﾝﾆﾝｸ
ﾛｲﾔﾙﾃｨ
＋ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ
＋ﾗﾝﾆﾝｸ
ﾛｲﾔﾙﾃｨ
ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ方式
ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ方式（一律方式）
ﾗﾝﾆﾝｸ
ﾛｲﾔﾙﾃｨ方式（
律方式）
（一律方式）
（
律方式）
8%以上10%未満
10%以上20%未満
ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ方式
（逓減方式）
ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ方式（低減方式）
ﾗﾝﾆﾝｸ
ﾛｲﾔﾙﾃｨ方式（低減方式）
20%以上
0.00%
系列1
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
0.00%
5.00%
出典：「ライセンス契約実務ハンドブック」（発明協会）
３）ライセンサーによる保証
）ラ
保証
＜特許ライセンスの場合＞
① 許諾特許の有効性に関する保証
・有効性を保証する場合
・公開出願に対してのみ有効性を保証する場合
公開出願 対し
有効性を保証する場合
・有効性を保証しない場合
② 許諾特許が侵害された場合の措置
・独占的実施権の場合 ➞ 差止め
・非独占的実施権の場合
非独占的実施権の場合 ➞ 同一条件でのライセンスor差止め
同 条件でのライセンス 差止め
③ 許諾特許の実施が第三者の特許を侵害した場合の保証
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
出典：「ライセンス契約実務ハンドブック」（発明協会）
＜ノウハウライセンスの場合＞
① ノウハウライセンスに伴う情報及び役務の提供
ライセンシーの要請に応じて
ライセンシ
の要請に応じて、下記を行なう。
下記を行なう
ⅰ．技術情報及び役務
仕様書、設計図、製造技術に関連する情報の提供
・仕様書、設計図、製造技術に関連する情報の提供
・プラント及び設備類の計画と建設の指導
・機器の購入援助と据付の指導
・ライセンシーの要員の訓練と操業指導
・製品及び技術の適合性の調整
ⅱ．機器類、部品、原料等の提供ないし斡旋
ⅲ．マーケティング又は経営の援助
・一定の保証を行う場合
・商取引と広告
・保証しない場合
・販売参加
・経営援助
経営援助
② 許諾ノウハウに関する保証
ⅰ．性能保証
・生産量、収率、品質の保証
生産量 収率 品質の保証
・保証の前提として、製造条件を詳細に設定し、指導する。
・性能が未達の場合 どちらの責任によるものかを明らかにし
・性能が未達の場合、どちらの責任によるものかを明らかにし、
ライセンサーは責任の度合いに応じてペナルティを支払う。
ⅱ 第三者の特許権からの保証
ⅱ．第三者の特許権からの保証
・ライセンシーが権利侵害で訴追された場合、ライセンサーは責
任の度合いに応じて対価の限度内で ライセンシーに対する
任の度合いに応じて対価の限度内で、ライセンシーに対する
支援を行なう。
４）不争義務
ライセンシーに対し、許諾特許権の有効性を争わない旨の規定を設け
る とは独禁法上問題があり 「争 た場合は解約 きる とする
ることは独禁法上問題があり、「争った場合は解約できる」とする。
６）改良技術の取り扱い
技術は常に進歩し続けるため、将来の改良技術の取り扱いを決め
て置くことが必要となる。次のような選択肢がありうる。
置く とが必要となる 次 ような選択肢がありうる
① ライセンサーが一方的に、かつ有償で実施許諾してもらう。
② ライセンサーが一方的に実施許諾する。
③ 双方とも、改良技術は実施許諾しない。
④ 双方とも、無償で実施許諾しあう。
⑤ 双方とも、有償で実施許諾しあう。
改良技術の取り扱いがライセンシーに片務的になりすぎると独禁法
上の不公正な取引方法に該当する恐れが出てくる。
５）秘密保持
① ライセンシーは、ライセンサーから提供された一切の情報の秘密を保
持し、これをいかなる第三者にも開示しないこと
② ただし、下記の情報を除外する。
ⅰ．開示を受けた時、既に公知であったもの
ⅱ 開示を受けた時 既にライセンシ が所有していたもので かつ
ⅱ．開示を受けた時、既にライセンシーが所有していたもので、かつ
直接的にも間接的にもライセンサーから入手したものでない情報
であることを適法に立証できるもの
ⅲ．開示を受けた後、公知となったもので、公知となったことにつき、
ライセンシーに責任の無いもの
ⅳ 開示を受けた後 ライセンシ が第三者から入手し しかもその
ⅳ．開示を受けた後、ライセンシーが第三者から入手し、しかもその
第三者が直接的にも間接的にもライセンサーから入手したもので
な 情報 ある
ない情報であることを適法に立証できるもの
を適法
証 きるも
ⅴ．開示を受けた後、ライセンシーがライセンサーから提供された情
報によらずに、独自に開発した情報であり、そのことを適法に立証
できるもの
きるも
７）契約期間及び契約終了後の取り扱い
① 特許契約の場合
ⅰ 契約の有効期間
ⅰ．契約の有効期間
・契約の調印日から契約に定められた期間の満了日まで。
・特許の実施許諾期間は、特許権の存続期間と一致させる。
・複数の特許を含む場合は全ての特許存続期間が満了するまで。
ⅱ．対価支払期間と契約の有効期間は一致させるのが普通。
ⅲ．契約終了後は自由実施
② ノウハウ契約の期間
ⅰ 契約の有効期間
ⅰ．契約の有効期間
・法定期間がないため、両当事者の合意により決定される。
ⅱ 契約終了後の取り扱い
ⅱ．契約終了後の取り扱い
・自由実施とする（秘密保持義務は継続する）場合
・実施不可とする（ノウハウは返還し、一定期間ないし無期限に、
秘密保持義務が残る）場合
８） 般的法律条項（リーガル・クローズ）
８）一般的法律条項（リーガル・クローズ）
① ライセンシーの最恵待遇（The most favored）
契約締結後 ライセンサ が他のライセンシ に より良い条件を
契約締結後、ライセンサーが他のライセンシーに、より良い条件を
提示した場合には、その条件が保証される。
② 不可抗力（Force Majeure）
不可抗力（Force Majeure）
当事者の責に帰すことのできない事由（不可抗力）が発生した場
合 履行責任 免除。 本 民法
合の履行責任の免除。日本の民法では原則的に免責されるが、英
原則的 免責される 、英
米法では当然には免責されないため、詳細な規定が必要。
③ 完全合意事項（Entire Agreement）
最終の契約書以外の合意を排除して、最終の契約書中に規定し
たものだけが全ての合意である旨規定する。
④ 準拠法
契約をいかなる国、州の法律によって解釈し、準拠させるかを指定
する。
する
⑤ 仲裁条項
・当事者間の紛争を、当事者間で合意した第三者に委ね、最終的な
判断を両当事者が受け入れるよう規定した条項。
判断を両当事者が受け入れるよう規定した条項
・下記の特徴を有する。
非公開のため企業秘密が保持できる。
ⅰ．非公開のため企業秘密が保持できる。
ⅱ．１審制であるため、決着が早く費用も安い。
ⅲ．国際条約に従うため、国を超えて強制執行が可能。
・仲裁機関
国際商業会議所、ロンドン国際仲裁裁判所
アメリカ仲裁協会、国際商事仲裁協会（日本）
⑥ 裁判管轄規定
･当事者間の合意に基づく裁判管轄を予め決めておくための規定。
当事者間 合意 基づく裁判管轄を め決め おくため 規定