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SHANGCHENG News Letter
北京尚誠知識産権代理有限公司 SHANGCHENG & PARTNERS Newsletter December 2015 No. 5 ＜SHANGCHENG ニュース＞ 弊所パートナー弁理士 楊琦 ・ 弁理士 伊藤貴子が日本知的財産協会（JIPA）研修の 講師を務める 弊所所長弁理士 龍淳が中韓弁理士交流会に参加 ＜中国知財ニュース速報＞ 北京知財法院、創立から１年間で 7,918 件を受理、3,250 件を結審 国務院が専利法第 4 次改正の最新草案を公開 ＜特集＞ 中国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査について ～日本最高裁事件の対応中国出願の審査結果を踏まえて～ ✻ 2016 年中国祝祭日カレンダー付き ＜SHANGCHENG ニュース＞ 弊所パートナー弁理士 楊琦 ・ 弁理士 伊藤貴子が日本知的財産協会（JIPA）研修の 講師を務める 弊所パートナー弁理士の楊琦は、11 月 3 日に日本知的財産協会（JIPA）主催の「海外研修 F5 コース」上海現地講義にて、「中国特許出願－近時の審査傾向及び中間処理応答の実務」 及び「中国特許実務－機能的技術特徴と PBP クレームの審査と権利解釈」と題するセミナーの 講師を務めた。 また、弊所東京オフィス弁理士の伊藤は、11 月 5 日及び 6 日に同じく日本知的財産協会 （JIPA）主催の「R1 コース中国における知的財産の活用と実務」にて、「中国意匠の出願と権利 化」と題するセミナーの講師を務め、それぞれ好評を博した。 1 弊所所長弁理士 龍淳が中韓弁理士交流会に参加 弊所所長の龍淳は、常務理事を務める中華専利代理人協会の訪韓団の一員として、12 月 4 日にソウルで開催された大韓弁理士会との交流会に参加した。当日は午前に両会幹部による クローズド・ミーティング、午後にオープン・セミナーが行われ、中国の第 4 次専利法改正案の 内容が紹介された他に、両国の知的財産制度・実務に関する活発な意見交換が行われた。 ＜中国知財ニュース速報＞ 北京知財法院、創立から１年間で 7,918 件を受理、3,250 件を結審 2015 年 11 月 9 日、北京知財法院は創立 1 周年の記者会見を行った。そこで発表されたデ ータによると、2015 年 11 月 6 日までに北京知財法院が受理した案件は合わせて 7,918 件で、 そのうち一審案件は 6,699 件、二審案件は 1,204 件、上訴案件は 15 件であった。また、結審し た案件は 3,250 件で、これには、難解かつ複雑で影響力を有する事件が含まれる。そのうち、 民事案件は 1,200 件、行政案件は 2,050 件であった。 北京知財法院によれば、こうした処理件数は当初の予想を上回っており、特に一審案件、行 政案件、外国関連案件が多い特徴がある。 (URL: http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2015/11/id/1743106.shtml) 国務院が専利法第 4 次改正の最新草案を公開 中国国務院は 2015 年 12 月 2 日に、中国知的財産局から国務院に提出された第 4 次専 利法改正の最新草案を公表し、同草案に対するパブリックコメントの募集を開始した。 第 4 次専利法改正については、2015 年 4 月 1 日に知的財産局が公開した草案の内容に ついて弊所 News Letter No.3（2015 年 5 月発行、弊所ホームページに掲載中）でも詳細紹介 したが、今回公表された最新草案における、上記知的財産局の草案（以下、「前回草案」とす る）からの主な変更点は以下の通りである。 （１） 共同侵害（間接侵害）規定の導入（最新草案第 62 条） 最新草案において初めて、①専利発明等の実施のみに用いられる原材料、中間製品、部 品、設備であることを知りながら、専利権者の許可なく、これらを業として他人に提供し専利権 の侵害行為を実施させた者、及び②関連する製品又は方法が専利権を受けた製品又は方法 であることを知りながら、専利権者の許可なく、業として他人を誘導し当該専利権を侵害する 行為を行わせた者は、侵害者と連帯して侵害行為に対する責任を負う、と規定された。当該 規定は日本の間接侵害の規定と似ているようにも思われるが、ここで規定されているのは、あ くまでも直接侵害者とともに連帯責任を負う共同侵害型の間接侵害行為に限られることに注 意が必要である。 （２） 侵害行為に対する法定賠償金額の引き上げ（第 68 条） 前回草案では、侵害行為に対する損害賠償金額について、権利者の損失、侵害者の利 益、又はライセンス料に基づいて確定できない場合に裁判所が決定する賠償金額は、改正前 と同様に、1 万元以上 100 万元以下とされていた。これについて、最新草案では、1 万元から 500 万元へと、上限額が引き上げられている。 2 （３） 実用新案・意匠侵害事件における評価書提出の非義務化（第 64 条） 前回草案においては、実用新案・意匠侵害事件に際し、即時に審理・処理しなければならな い場合を除き、権利者又は利害関係人は、証拠として自らの行使する実用新案権・意匠権に 関する技術評価書を提出しなければならないと定められていた。これに対し、最新草案では、 「裁判所又は専利行政部門は評価書の提出を要求することができる」という改正前の規定内容 に戻され、更に「双方当事者は主体的に評価書を提出してもよい」との文言が追加された。 （４） 行政処分における過料の対象行為の限定（第 60 条） 前回草案では、行政部門は、集団での侵害行為、及び度重なる侵害行為により市場秩序を 混乱させる故意侵害行為に対し、侵害状況の取調べ、侵害行為の差止め、及び侵害製品等の 没収・滅却に加え、所定の過料を科してよいとされていた。これに対し、最新草案では、度重な る侵害行為に対してのみ過料を科すことができるとされ、集団での侵害行為についてはその対 象から除外された。 （５） 特許権付与対象外となる技術の拡大（第 25 条） 前回草案では、特許権の付与対象とならない「病気の診断及び治療方法」の例外として、 「養殖動物の診断及び治療方法」が保護対象になる旨の改正が盛り込まれていたが、最新草 案ではこれが削除された。同時に、従来「原子核変換の方法を用いて取得した物質」が特許権 の付与対象外である旨が規定されていたが、最新草案では、「原子核変換の方法」そのものも 対象外であることが明記された。 今回の草案に対するパブリックコメントの募集は、2016 年 1 月 1 日まで行われる。その後、 国務院における調整を経て、おそらく 2016 年内に第 4 次専利法改正が行われると予測され る。弊所では本改正の動きを引き続きウォッチし、新たな情報が入り次第、速やかにレポートさ せて頂きます。 〈参考資料〉 「中国専利法修改草案（送審稿）」 国家知的財産局「『中国専利法修改草案（送審稿）』に関する説明 以上、全て国務院ウェブサイトに掲載 （URL: http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201512/20151200479591.shtml） ＜特集＞ 中国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査について ～日本最高裁事件の対応中国出願の審査結果を踏まえて～ 平成 27 年 6 月 5 日に日本の最高裁が下したプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、PBP クレームという）に係る判決は、PBP クレームの記載要件及びその権利範囲の解釈について、 以下のような考えを示した（平成 24 年（受）第 1204 号、平成 24 年（受）第 2658 号）。 （１）PBP クレームの記載が特許法 36 条 6 項 2 号の明確性要件を満たすのは、出願時にお いて当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又は実際的では ないという事情が存在する場合に限られる。 3 （２）PBP クレームに係る特許発明の要旨及び技術的範囲は、当該製造方法により製造され た物と構造、特性等が同一である物として確定されるべきである。即ち、禁反言等の特別な事 情がある場合を除き、PBP クレームは基本的に全て、物同一説で解釈されるべきである。 この判決は今後の特許実務に与える影響が大きいと思われる。また、本件に関連し、中国に おける PBP クレームの、記載に対する制限（記載の明瞭簡潔性）、製法特徴の特許性への寄 与（新規性の判断基準）、並びに権利行使時のクレーム範囲解釈（物同一説か製法同一説か） 等がどのような状況になっているのかについて、日本の実務家から多くの質問や関心が寄せら れている。 そこで、以下に、中国における PBP クレームの審査基準及び権利行使時のクレーム範囲解 釈、並びに、本判決に係る特許（以下、本件特許と称する）の対応中国出願（テバ社の中国特 許出願 01816860.4 号）の審査過程について、紹介する。 一．PBP クレームに関する中国審査基準 １．PBP クレームの記載の明瞭簡潔性について 審査指南第 2 部分第 10 章「化学分野の発明に関する審査」4.3 節「構造及び／又は組成特 徴のみで明瞭に限定できない化学製品のクレーム」の（2）： 「構造及び／又は組成特徴だけでは明確に限定できず、製造方法以外の特徴では十分に 化学製品を表現できない場合には、製造方法を用いて化学製品の請求項を記載することが許 容される。」 上記のような規定があるものの、実際の審査では、上記の制限を満たしているか否かが問わ れることは殆どなく、この規定に違反したことを理由とする拒絶理由が出される例は極めて少な い。 ２．PBP クレームの新規性判断について （１）審査指南第 2 部分第 3 章 3.2.5 節の（3）「製造方法特徴を含む製品クレーム」： 「当該技術分野の技術者が、製造方法により必然的に、引例の製品と異なる特定の構造及 び／又は組成が製品にもたらされることを断定できる場合、当該請求項は新規性を有する。 逆に、請求項に限定された製品が引例の製品と比べて、記述方法が異なるものの製品の構 造・組成が同じである場合には、当該請求項は新規性を有しない。 ただし、出願人が出願書類又は先行技術に基づき、当該方法により、製品に構造及び／又 は組成において引例の製品との相違がもたらされること、又は当該方法が引例の製品と異な る性能を与えることを証明し、製品の構造・組成が変化していることを示した場合を除く。」 （２）審査指南第 2 部分第 10 章第 5.3 節「物理化学パラメータ又は製造方法により限定され た化学製品のクレームの新規性」の（２）： 4 「物理化学パラメータ又は製造方法により限定された化学製品のクレームに対する新規性の 審査は、この製品自身に対して行うべきであって、その製造方法が従来方法と同じであるかど うかだけを比較すべきではない。製造方法の差異は、必ずしも製品自身（構成及び／又は性 質）に変化を与えるものではない。……本願クレームと引例との相違が製法だけであって、当 該製法の相違はが製品に対し、何ら機能、性能上の変化をもたらしていない場合には、当該製 法により限定されたクレームは新規性を有しないと推定する。」 以上のように、中国における PBP クレームは物のクレームとして扱われる。PBP クレームに 記載の製法特徴が、製品に（従来技術の製品と異なる）特別な構造や組成、性能をもたらして いない場合に、製品が同一であると認定され、新規性を有しない、と判断される。つまり、「物同 一説」が新規性判断の大前提になっている。 なお、このような判断（拒絶理由）に対して、出願人が、製造方法の相違によって製品に異な る構造や性質、性能（例えば、ミクロ構造、結晶構造、分散状態等）を与えたことを、実験データ や写真等で証明できる場合には、製法により製品に新規性がもたらされたと認められることが ある。 二．権利行使時の PBP クレームの権利範囲解釈に関する司法解釈の規定 １．オールエレメント原則 最高人民法院「特許侵害紛争案件審理の法律適用される法律に関する若干問題の解釈」 （2009 年 12 月公布）第 7 条第 1 項： 「人民法院は、特許権利侵害と訴えられた技術方案が特許権の技術的範囲に含まれるか否 かを判断する際、特許権者が主張する請求項に記載された全ての技術的特徴を考慮しなけれ ばならない。」 ２．製法同一説 （１）北京高級人民法院「特許侵害判定指南」（2013 年） 第 19 条： 「方法の特徴により限定された製品の請求項について、当該方法の特徴は、特許権の保護 範囲に対して限定作用を有する。」 （２）最高人民法院「特許侵害紛争案件審理の法律適用問題に関する解釈（二）」（2014 年 意見募集稿）第 13 条： 「製品の請求項中で製造方法をもって製品の技術的特徴を限定した場合であって、侵害と訴 えられた製品の製造方法とその製造方法が同一でも均等でもない場合、人民法院は、侵害と 訴えられた技術方案が、特許権の保護範囲に属しないと認定しなければならない。」 以上のように、中国では、権利行使時のクレーム範囲の確定には、オールエレメントの大原 則が採用されている。そのため、PBP クレームに記載の製法特徴は、必須の構成要素として解 釈される。従って、イ号製品の製法と、本特許の PBP クレームに記載された製法とが異なって いれば、イ号製品は当該 PBP クレームの保護範囲に入らないと判断され、所謂「製法同一説」 が適用されている。 この点について、今回の日本の最高裁判決に示された考えとは異なっている。 5 また、中国の権利行使時の「製法同一説」と、中国の出願審査時の「物同一説」を前提とす る判断原則との間にも、ギャップが存在している。例えば、審査時に、PBP クレームの新規性・ 進歩性が、クレームに記載された製品の構造／組成特徴によって認められており、製法特徴 が特に新規性・進歩性の判断には寄与しなかった場合であっても、権利行使時に、構造／組 成が同一であって製法が異なる製品は、当該 PBP クレームの権利範囲に含まれないと判断さ れる。 三．本件の対応中国出願の審査経過について １．対応中国出願 本件は PCT 出願からの日本移行案件であり、対応中国出願は 2003 年 4 月 4 日に中国に 国内移行された。対応中国出願においては、製品に関る請求項のうち、請求項８が日本出願 の請求項１に対応する PBP クレームである。以下、当該請求項に係る中国での審査過程を紹 介する。 【請求項８】 次のステップ： a) プラバスタチンの有機溶液を形成し、 b) プラバスタチン塩として固体のプラバスタチンを得、 c) 再結晶化によってプラバスタチン塩を精製し、 d) プラバスタチン塩のカチオンをプラバスタチンナトリウムに置き換え、 e) プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを基本的に含まないプラバスタチンナトリウ ムを単離すること、 を含んでなる方法によって製造される、基本的に純粋なプラバスタチンナトリウム。 ２．審査経過 第１回拒絶理由通知書では、請求項８（PBP クレーム）について、引例１との製法上の相違 により、製品の構成、機能、性質に変化をもたらしたことを証明できない限り、請求項８に記載 の製品は引例１に対して新規性を有しない、と指摘された。 これに対して、出願人は、請求項８（PBP クレーム）は補正せずに、製法が異なるため、製品 にも相違が生じる旨の主張を行ったが、それに関する証明／証拠を提出しなかった。 第２回拒絶理由通知書において、審査官は、製法の相違が必ずしも化合物の構造、性質上 の変化をもたらすものではないことを指摘した。その上で、当業者は、本願の化合物と引例１に 記載の化合物との間にどのような相違があるのかを確定することができないため、本願は新規 性を有しない、と指摘した。 これに対して、出願人は、PBP クレームを削除した。 その後、第３回の拒絶理由通知書を経て、他の請求項の新規性が否定されたために、本件 は拒絶査定となった。出願人は、不服審判を請求しなかったため、対応の中国出願の拒絶査 定が確定となった。 ３．本件の考察 （１）PBP クレームの記載要件について 審査の全過程を通じ、PBP クレームの明瞭簡潔性や PBP クレームとして記載する場合の制 6 限等については、一切指摘を受けていなかった。 （２）PBP クレームの新規性判断について 審査官の判断の主旨は、「PBP クレームに記載された製品の組成と引例１とが同じである場 合、製法の特徴により製品に相違が与えられたことを証明できない限り、本件発明の新規性を 認めない」というものである。一方、本件の出願人は「製法により、本件の請求項記載の製品 と、引例１の製品との間に組成上の相違が生じた」と主張していたが、それに関する証拠を提出 しなかった。そのため、審査官は、引例１と異なる製法により、製品に相違がもたらされていな いと判断し、新規性を否定した。 本件から窺えるように、PBP クレームの新規性・進歩性の判断は、主に以下の手順で行われ る。 まず、PBP クレームに記載の構造／組成上の特徴と、引例の開示内容とが比較される。同 一であれば、製法は製品の構造／組成に相違を与えるものではないと推定される。これに対 し、出願人が、製法により製品の構造／組成に相違を与えたことを証明することができれば、物 として同一ではないとの判断になり、新規性が認められる。一方、このような証明ができない場 合には、物として同一であるとの判断になり、新規性が否定される。 四．むすび 上記のように、中国の審査段階においては、PBP クレームは「物同一説」により審査されるこ とに対し、権利行使段階においては、「製法限定説」での権利解釈がなされる。そのため、出願 審査時の「物同一説」と、権利行使時の「製法同一説」を前提とする判断基準との間には、一定 のギャップが存在している。即ち、審査段階では、PBP クレームに記載の製法特徴が、製品に 特別な構造や組成、性能をもたらす場合にのみ、PBP クレームの新規性が認められるのに対 し、権利行使段階では、PBP クレームに記載の製法特徴が特に新規性・進歩性の判断に寄与 していない場合でも、構造／組成が同一であり製法が異なる製品は、当該 PBP クレームの権 利範囲に含まれないと判断される。しかも、このような扱いは、日本の最高裁判決にいう「不可 能であるか、又は実際的ではないという事情」が存在するか否かに関わらず、全ての PBP クレ ームについて同様である。また、日本の最高裁判例にあるような、PBP クレームのみに課され る特別な記載要件等は、現在までのところ存在しない。この点において、中国の審査・訴訟にお ける PBP クレームの扱いは、今回の日本の最高裁判決の判断とは異なっている。 本ニュースレターの内容についてご意見、ご質問、ご要望等ございましたら、以下まで お気軽にご連絡ください。皆様からの貴重なフィードバックをお待ちしております。 [email protected] ------------------------------------------------------Shangcheng ＆ Partners 北京尚誠知識産権代理有限公司 住所：北京市西城区平安里西大街28号光大国際中心18F 郵便番号：100034 Tel：＋86-10-6625-6655 Fax：＋86-10-6625-6677 Email：[email protected] Website：www.shangchengip.com ©Copyright 2015 ------------------------------------------------------7 2016 年 中国祝祭日カレンダー 1月 2月 日 月 火 水 木 金 土 3 4 5 6 7 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 日 1 2 8 9 7 14 15 16 21 22 23 28 29 30 水 3月 月 火 木 金 土 日 月 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 火 水 13 6 7 19 20 13 26 27 20 27 木 金 土 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 金 土 31 4月 5月 日 月 火 水 木 3 4 5 6 7 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 火 金 土 日 月 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 21 22 23 22 23 24 25 26 28 29 30 29 30 31 7月 水 6月 木 金 土 日 月 火 水 木 14 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11 20 21 12 13 27 28 19 20 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 木 金 土 8月 日 月 火 水 木 金 土 3 4 5 6 7 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 日 1 2 8 9 7 14 15 16 21 22 23 28 29 30 水 9月 月 火 木 金 土 日 月 火 水 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 13 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 19 20 11 12 13 14 15 16 17 26 27 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 木 金 土 1 2 3 31 10 月 日 月 火 水 11 月 木 金 土 日 月 1 12 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 日 月 火 水 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 30 31 祝祭日 祝祭日 休日 振替出勤日 手続き期限が振替出勤日にあたる場合、特許庁における期限は翌営業 日に延期されますが、裁判所及び商標局における期限は延期されませ んので、ご注意ください。 休日 振替出勤日（通常営業） ✻ 元旦 1月1日 （金） ～ 1月3日 （日） ----------- ✻ 春節 2月7日 （土） ～ 2月13日（日） 2月6日（土）, 2 月14日（日） ✻ 清明節 4月2日 （土） ～ 4月4日 （月） ----------- ✻ 労働節 4月30日（土） ～ 5月2日 （月） ----------- ✻ 端午節 6月9日 （木） ～ 6月11日（土） 6月12日（日） ✻ 中秋節 9月15日（木） ～ 9月17日（土） 9月18日（日） ✻ 国慶節 10月1日（土） ～ 10月7日（金） 10月8日（土）, 10月9日（日） 北京尚誠知識産権代理有限公司 ©Shangcheng&Partners2015 Address:北京市西城区平安里西大街28号光大国際中心18階 電話: 86-10-6625-6677 FAX : 86-10-6625-6677 Email: [email protected]