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特許適格性を有する主題に対するAlice判決の影響

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特許適格性を有する主題に対するAlice判決の影響
(2)
論
説
特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響
〜ビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明に対する
連邦地裁及び CAFC の裁判例の分析を中心に〜
Irfan A. Lateef*,Damien J. Howard**,Jacob L. Peterson***
事 務 局(訳)
はじめに
化している。被告が事件を終結させるために有効
な申立を行うことができると確信するのであれば,
昨 年 の Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank
事件の早期和解を目指すインセンティブは減少す
Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014) における最高裁判
所の判決は米国の特許法に多大な影響を与えた。
こ
の判決は特にビジネス方法及びコンピュータ・ソ
フトウエア関連発明について,訴訟及び出願手続
の両面を変えるものであった。実際のところ
Alice 判決は,ここ数十年における裁判所判決の
中で特許に対して最も大きな影響を与えたものと
いえる。
Alice 判決後,連邦地方裁判所はたびたび訴訟
手続の早期段階で特許を無効としている。たとえ
ば 2015 年 1 月 1 日から 2015 年 6 月 24 日までの間
に,特許不適格な(ineligible)主題を対象とす
る特許クレームによる実体的理由に関して決定さ
れた合計 24 件のうち,訴えについての判決又は
訴えの却下のいずれかを求める申立は 18 件が認め
られ,1 件の申立は一部が認められた 1), 2)。最終的
に 2015 年全体では,同様の申立が約 40 件認めら
れるものと見込まれる。これと対照的に,年度全
体が Alice 判決前となる 2013 年において同様の申
立が認められたケースは,わずか 5 件であった 3)。
訴訟手続開始時の有効な武器として,被告が
Alice 判決を利用していることは明らかである。こ
れはあなたが被告であれば良いニュースといえる。
ビジネス方法又はコンピュータソフトウェアに関
する事件では,訴訟手続が早期段階で却下される
可能性が増加している。これは大幅な費用節減に
つながるであろう。
訴訟手続の早期段階で事件が却下される可能性
が増加したことは,訴訟における被告の立場を強
る。更に,早期に事件の却下を求めるための申立
( 938 )
が可能であれば,当事者が和解のために希望する
金額も減少するであろう。これらの要因から,特
許権者がリスキーな特許訴訟を提起するための動
機が減退するのも道理である。また訴訟手続の早
期段階で特許が無効とされるおそれが増加したこ
とから,特許の価値も大きく減少した。訴訟手続
の早期段階で特許が無効とされる場合,原告は
ディスカバリによって自身の事件性を証明する機
会が減少する。すなわち Alice 判決は,特許権者
と比較して,被疑侵害者の優位性を明確に示すも
のである。
更に,Alice 判決は米国特許商標庁(USPTO)
にも大きな影響を与えた。USPTO がビジネス方
法の技術ユニットの 1 つに含まれると分類した出
願は特に影響を受けている。このような出願は,
特許法第 101 条に基づく不適格主題の拒絶を含む
オフィスアクションの比率が 20─40%台から 65
─100%台に増加した状況に直面している 4)。そ
のために出願人が特許を取得する可能性も大幅に
減少している。また特許出願人は,厳格な第 101
条に基づく拒絶理由に対処しなければならないこ
とから,特許出願手続に要する費用も増加するで
*
Patent litigator at Knobbe Martens in Irvine, CA,
USA
** Patent prosecution and client counseling at Knobbe
Martens in Irvine, CA, USA
*** Patent prosecution and client counseling at Knobbe
Martens in Irvine, CA, USA
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
(3)
あろう。たとえば,このように厳格性が増した第
段階構成であり,最初に分析対象のクレームが自
101 条の拒絶理由を克服しなければならないので,
然法則(laws of nature)
,自然現象(natural phe-
代理人は新たな戦略を講じるために更なる時間が
nomena)又は抽象的概念(abstract ideas)
,すな
必要となる。このように代理人の時間が増加すれ
わち最高裁判所が特許不適格な主題と特定したも
ば,特許出願手続の費用も増加するであろう。
のを対象とするか否かを判断する(以下「 Mayo
特許を取得した場合であっても,その範囲は狭
11)
の枠組み Part 1」と称する)
。クレームが特許不
くなり,価値も減少するおそれがある。したがっ
適格な主題を対象とするものと判断された場合に
て現在では,特許出願に代えて,トレードシーク
は,第 2 ステップにおいて,そのクレームが「
『ク
レットとしてビジネス方法又はソフトウエア関連
レームの性質を』特許適格性を有する主題に『変
発明を維持する機運が高まっている。しかし多く
換』
(する)追加的要素」を十分に含んでいるか
のビジネス方法及びコンピュータソフトウエア発
否かを判断する(以下「Mayo の枠組み Part 2」と
明は,公共の場面又は顧客対応の場面で使用され
称する)12)。USPTO は連邦官報で公表した簡便
ている。そのために,このような発明をトレード
なフローチャートに,この枠組みを示している 13)。
シークレットとして維持することは,多くの状況
において容易ではない。
新たな特許適格性の判断のための枠組み
Alice 判決は,特許適格性を判断する論法を根
本から覆すものであった。この判決は実際のとこ
ろ,発明の可能性のあるものが特許適格性を有す
る(patent eligible)か否かの判断と,発明が先行
技術に対して特許可能である(patentable)か否
かの判断との境界線を曖昧にした 5)。上述したよ
うに,特許法(35 U.S.C.)第 101 条 6)は特許適格
性を持つ主題を特定しているが,その主題が特許
法第 102 条 7)又は第 103 条 8)で定義する特許可能
性を有するかは考慮していない。しかし後述する
ように,近年の判決では,何が特許適格性を有す
る主題であるかの判断を,何が特許可能な主題で
あるかの判断ににじませることを許容している。
Alice 事件において最高裁判所が全員一致で下し
た 判 決 で は , Mayo Collaborative Services v.
Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289
(2012) で初めて示された判断の枠組みが採用され
た。 Mayo 判決での枠組みは,自然法則を利用し
た発明が特許可能であるか否かを判断するための
ものであった 9)。 Alice 判決では,債務交換にお
けるリスク管理を目的とするコンピュータ化され
たスキームに関するクレームに,この枠組みが適
用された 10)。この Mayo 判決に基づく枠組みは 2
Mayo の枠組み- Part 1
Mayo 及び Alice 判決に基づく 2 段階テストを適
用した結果,多くのクレームが抽象的概念を対象
とするものと判断されている。この抽象的概念の
判断には客観的テストが欠如している。 Mayo 判
決における裁判所,そして Alice 判決における裁
判所のいずれも,何が抽象的概念を構成するのか
について定義しなかった。 Alice 事件で争点とさ
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
( 939 )
(4)
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
れた特許は「第三者仲裁機関を利用することに
み Part 1 を満足していないものと宣言する可能性
よって『決済リスク』
(すなわち,債務取引にお
がある。これ自体, Mayo の枠組みの適用に何ら
ける一方の当事者だけが債務を支払うリスク)を
かの漠然性が存在することを示す。クレームが特
軽減するための,コンピュータが実行するスキー
許不適格とされる程度まで抽象的であるか否かを
。Alice 判決におい
判断する方法は明らかでない。これと反対に,ク
て裁判所は,この「仲裁による決済」の概念が抽
レームが特許不適格とされる程度まで抽象的では
象的であると判断した 15)。しかし,抽象的概念
ないと判断する方法も明らかでない。
ム」に関するものであった
14)
と,抽象的でない又は具体的な概念とを区別する
ための手引となる原則は存在していない。
Mayo の枠組み- Part 2
更に裁判所は,何が特許適格性を有するかの判
断と,何が特許法第 102 条及び第 103 条に基づき
クレームが抽象的概念(又は自然法則若しくは
新規かつ非自明であるかの判断との境界線を曖昧
自然現象)を対象とするものと判断された場合に
にしたものといえる。裁判所はリスクヘッジの仲
は,
Mayo 判決における 2 段階の枠組み Part 2 に従
裁による決済を類型化して,
「私たちの商取引シ
い,そのクレームに変換的要素(transformative
ステムの中で長らく普及している基本的な経済実
element)が含まれているか否かを判断しなけれ
務である」という理由によってリスクヘッジも抽
ばならない。 Mayo 判決において裁判所は,この
。裁判所によるこの
枠組み Part 2 に「クレームの性質を十分に変換す
言及は,アイディア,又は少なくとも基本的な経
るもの」が更に要求されると述べている 18)。更に
済的実務は,それが古いものであれば発明的では
裁判所は,単に「自然法則を記載した後に,
『そ
ないことを意味していたものと考えられる。しか
の法則を適用する』指示を追加する」だけでは,
し何が古いものであるかの判断は特許法第 102 条
クレームの性質を十分に変換するものといえない
及び第 103 条の領域であり,それぞれの規定が,
と述べている 19)。
象的であると再認識させた
16)
クレームが新しい又は新規なものであるのか,そ
同様に Alice 判決においても裁判所は, Mayo
してクレームが非自明であるのかを対象としてい
の枠組みを適用し,
「汎用コンピュータを単に記
る。したがって,この裁判所の言及は,特許法第
載しただけでは,特許不適格な抽象的概念を,特
101 条の分析に,特許法第 102 条及び第 103 条に
許適格性を有する発明に変換することができない」
基づく分析が含まれることを暗示する。
と述べている 20)。裁判所は Alice のクレームにお
更に, Alice 判決において裁判所が「ある程度
けるコンピュータの使用によって抽象的概念が特
のレベルで『すべての発明は…自然法則,自然現
許可能な発明に変換されないと判断したとき,本
象又は抽象的概念を,具現化,使用,反映,依拠
件クレームのコンピュータ機能が「産業界におい
又は適用しており』…したがって,単に抽象的概
て過去に知られている,
『十分に理解された,あ
念を含むという理由のみによって,その発明が特
りふれた従来的な活動』である」と述べている
許不適格なものにはならない」17)と述べているこ
21)
とから,クレームが抽象的概念を含むという理由
改良することを企図していなかった」22)。しかし
によって特許不適格であると判断するのは困難で
上述したように,十分に理解されているのか,又
ある。この陳述を基礎とすれば,あらゆるクレー
は過去に知られていたのかという問題は,伝統的
ムが Mayo 判決における 2 段階の枠組みの Part 1
に,クレームが特許適格性を有する題材(mater-
を満足させないものと考えられる。換言すれば,
ial)を対象としているか否かの判断とは無関係
あらゆるクレームに,ある程度の抽象的概念が含
である。この場合のクレームは,たとえばクレー
まれているのであれば,裁判官又は特許審査官
ムを教示している公表物を指摘して,それが古い
は,いずれのクレームについても, Mayo の枠組
ものである,又は自明であることを理由として拒
( 940 )
。更にクレームは「コンピュータ自体の機能を
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
(5)
絶されるであろう。すなわち Alice 判決において
(Fed. Cir. 2014) は,Alice 判決以降,被疑侵害者
裁判所は,何が特許適格性を有する主題であるか
に有利な判決が示された他の事例である。buySAFE
の判断と,何が特許法第 102 条及び第 103 条に基
事件の特許クレームは,販売取引における第三者
づき新規かつ非自明であるかの判断との境界線を,
保証の提供に関するものであった 28)。裁判所は
「クレームがまさしく契約関係 -「取引行為の保証」
再び曖昧にしたものと考えられる。
- を創設するものであり,従来の系譜に含まれる
CAFC に対する影響
ことに疑問の余地はない」と判断した 29)。更に裁
判所は,コンピュータの機能が汎用的であったこ
Alice 判決以降,連邦巡回控訴裁判所(CAFC)
の控訴審において Alice 判決の教示が適用された
判例がいくつか存在している。これらの事件の大
半では,特許権者にとって否定的,被疑侵害者に
とって肯定的な判決が言い渡されている。Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709 (Fed.
Cir. 2014) において CAFC は「対価又は通貨とし
て広告を使用する方法」23) に関するクレームを
扱った。裁判所は Mayo 判決における 2 段階の枠
組みを適用した。裁判所は最初に,クレームが
「抽象的なもの -アイディアを記載した複数ステッ
プ複数の順序立てられた組合せであって,特別な
具体性又は有体形状を持たないもの」と大差ない
ことから,本件クレームが抽象的であると判断し
た 24)。裁判所は,クレームが「無料コンテンツを
配信する前に広告を表示する」という抽象的概念
を含むものであると述べた 25)。 次に裁判所は,
本件クレームにおける限定について,「このク
レームは,ありふれた従来的な活動を伴う抽象的
概念を実施するよう,実行者に単に指示している
だけであるから,そこに記載した抽象的概念を,
特許適格性を有する主題に変換するものではない」
と結論づけた 26)。更に裁判所は,
「インターネッ
トの使用によっても,抽象的概念を第 101 条に基
づく不適格性から救済することはできない」と述
べた 27)。したがって,ネットワーク内又はイン
ターネット上で実施される抽象的概念を対象とす
るクレームは,そのクレームが何かそれを上回る
ものを記載していない限り,無効とされるであろ
う。しかし裁判所は,
「それを上回るもの(something more)
」に何が含まれるのか,明確な手引を
示していない。
buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350
とから,
「クレームでコンピュータを引き合いに
出して,発明的概念は追加されない」と述べた 30)。
すなわち,コンピュータなしでも実行可能な方法
を,コンピュータを使用して実行するものは,何
かそれを上回るものが存在しない限り,特許適格
性を有する可能性は低い。
あるアイディアが,ありふれた,従来的な,従
来の系譜に含まれるものであるか否かの問題は,
あ
るアイディアが発明的なものであるか否かを判断
する伝統的な問題である。しかしこの分析は,そ
のアイディアが特許適格性を有するか否かの判断
から切り離されていた。ところが CAFC は,最
高裁判所の先例を適用して,何が特許適格性を有
するかの判断と,何が特許可能であるかの判断と
の区別を依然として曖昧にしている。何が特許適
格性を有するかの分析と,何が特許可能であるか
の分析とが混在している状況は,上述した 2 件の
判例から明らかである。
DDR 判決-特許権者にとって一縷の望み
否定的な先例の中で,発明保護を求める者に
とって一縷の望みとなる 1 件の判決が存在する。
DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L.P., 773
F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014) において CAFC は,
特許法第 101 条に基づく無効性に関する,法律問
題としての判決(JMOL)を求める申立を却下し
た連邦地方裁判所の判断を支持した。すなわち
Alice 判決以降であっても,争点とされた特許の
有効性を維持した判例が存在しているのである。
DDR 事件で争点とされた特許クレームは,ホス
トのウェブサイトに生成されたウェブページ内に
おいて,利用者が第三者の販売サイトへのリンク
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
( 941 )
(6)
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
を選択した場合,ホストのウェブサイトと同一の
連邦地裁では不確かさが広がる
様相及び雰囲気を維持しながら,第三者の販売製
品の表示を可能とするものであった 31)。裁判所が
連邦地方裁判所は Alice 判決の教示を適用して
認めているように,
「特許適格性を有する発明を
数多くの事件について判決を言い渡している。し
記載したクレームと,特許不適格な抽象的概念に
かしこれらの事件では,連邦地方裁判所が Alice
ほとんど追加的な要素が存在しないクレームとを
判決の教示を適用するアプローチが一貫していな
区別することは,その 2 つの境界線が明確である
いことから,何が特許適格性を有する主題である
とは限らないことから,困難なものである」 。
かについて,ほとんど明確性を見せていない。
32)
更に裁判所は,
Mayo 判決における Part 1 の分析を
あるアプローチでは, Alice 判決に基づく特許
開始するとき,このクレームが「基本的な経済実
適格性の分析を実行するとき, DDR 判決及び
務又は長年続いている商業実務を記載」するもの
Ultramercial 判決における CAFC の意見に大きく
依拠していた。このアプローチには,本件で争点
とされる事実が, DDR 事件における事実又は
Ultramercial 事件における事実のいずれに相似し
ているかの判断が含まれていた。
Summit 6 LLC v. HTC Corp., No. 7:14-cv00014-O(テキサス州北部地区,2015 年 5 月 28
日)において裁判所は,このアプローチに依拠し
て「デジタルコンテンツの取得,その前処理,及
び他のデバイス,サーバ又はロケーションへの送
信」に関するクレームを審理した 41)。裁判所は訴
えに対する判決を求める申立について決定したと
き,原告に最も有利な視点から見た場合,クレー
ムが「メディア対象物の仕様に関するデジタル情
報が,どのように,そしてどの時点で,そのメ
ディア対象物に適用されるかに向けられたもの」
で
42)
あると説明した 。裁判所はこの方法について
「現実世界に同様のものが存在しない」と述べて
いる 43)。換言すれば裁判所は,この発明が「コン
ピュータを基礎とする各種の課題の解決に向けら
れたものであり」
,このクレームは,抽象的課題
を対象とするのではなく,
「ネットワークを基礎
とする各種の課題の解決に向けられたものである」
と確信していた 44)。更に裁判所は,本件クレーム
が「フロントエンドのユーザ画像『B』を変化さ
せ,ウェブサイト『A』の画像生成要求に適合さ
せる目的での…外部アプリ又はプログラムの使用」
に関するものであり,これは「広告『B』の外観
を,ホストのウェブサイト『A』に属するように
見せる目的で…外部アプリ(を使用する)
」DDR
45)
事件にきわめて相似していると述べた 。このよ
でなく,その代わりに「特にインターネットによ
る…ビジネス上の挑戦を対象とするものである」
と
述べている 33)。更に裁判所は,上訴人が「基本と
なる抽象的概念の構成を変化させている」ことか
ら,抽象的概念の特定が困難になったと述べてい
る 34)。こうして裁判所は,クレームが Mayo の枠
組み Part 2 を満足させていることから,抽象的概
念としての特定を拒否した 35)。裁判所は 2 段階テ
ストの実行において,このクレームは「インター
ネットの登場前から知られていた何らかのビジネ
ス実務を,インターネット上で実行するための要
件に沿って実行することを単に記載したものでは
ない。その反対に本件クレームによる解決手段
は,コンピュータネットワークの分野で具体的に
生じる課題を克服する目的でのコンピュータ技術
に常に根差している」と述べた 36)。こうして裁判
所は, DDR 事件で争点とされたクレームを,普
通又は公知のビジネス方法に関するクレーム,特
に Alice,Ultramercial,buySAFE の各事件にお
けるクレームから区別したのである 37)。更に裁判
所は,
「本件クレームは,2 つのウェブページの外
観を同じ状態とすることによって,売上を増加さ
せるための,あらゆるアイディアの適用を先取独
占(preempt)することを目論んでいるわけでは
ない」と述べた 38)。その反対に本件クレームは
「複合的なウェブページの生成を自動化する具体的
な方法を記載するものである」39)。このように,
裁判所が抽象的概念とみなされる対象の独占化を
防止するよう希望していたことは明らかである 40)。
( 942 )
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
(7)
うに,裁判所は,本件における争点が「 DDR 事
ジャッジメントを求める申立を却下する命令にお
件に比類するものである」ことから,クレームが
いて,本件クレームが「エラー訂正を達成する目
特許不適格とはいえないと結論づけた
的でデータをエンコード及びデコードする」とい
。
46)
裁判所は BASCOM Global Internet Serv., Inc.
v. AT&T Mobility LLC, No. 3:14-cv-3942-M
(テキサス州北部地区,2015 年 5 月 15 日)におい
て同じアプローチを採用したが,本件クレームは
特許不適格な主題を対象にしていると判断した 47)。
裁判所は却下を求める申立について決定するとき,
本件クレームが「インターネットのコンテンツを
フィルタリングする」抽象的概念に関するもので
あると判断した 48)。こうして裁判所は,ローカル
クライアントコンピュータ,フィルタリングの仕
組み,そしてリモート ISP サーバを含むクレーム
要素について,その発明概念を審理した。裁判所
は,これらのクレーム要素が Ultramercial 事件に
おけるクレーム要素と相似しており,
「インター
ネットのコンテンツをフィルタリングする抽象的
概念を達成するための公知方法と協働する,汎用
コンピュータの構成要素及びインターネットに関
係する,ありふれた追加ステップにすぎないも
の」を提供していると判断した 49)。こうして裁判
所は,クレームに発明概念が欠如しており,特許
不適格であると判断した 50)。
これ以外のアプローチでは,特許適格性を有す
る主題の判断に複数段階テストを適用している。
こ
の複数段階テストでは最初にクレームの目的を特
定し,その目的が抽象的であるか否かを判断す
る。次に,この複数段階テストでは,クレームに
発明概念が存在しており,そこに活動が大規模に
先取独占(preemption)される状況を防止するた
めの適切な限定が含まれているのか判断する。
Cal. Inst. of Tech. v. Hughes Commc'ns, Inc.,
No. 2:13-CV-07245-MRP-JEM(カリフォルニア
州中部地区,2014 年 11 月 3 日)はこの複数段階
テストを適用して,本件クレームが Alice 判決の
教示に基づく特許不適格な主題には該当しないと
判断した 51)。Cal. Inst. of Tech.事件におけるク
レームは「IRA(不規則な繰り返し蓄積)コード
に従う,データのエンコード及びデコード方法」
に 関 す る も の で あ っ た 52)。 裁 判 所 は サ マ リ ー
う抽象的概念を対象としていると判断した 53)。し
かし裁判所は,
Mayo の枠組み Part 2 を適用したと
き,クレームに「ビットの不規則な繰り返し及び
線形変換など,十分な発明概念といえる有意義な
限定が含まれている」と判断した 54)。これらの限
定は「エラー訂正を達成するために必要又は自明
なツールと考えられず,本件クレームがエラー訂
正分野における先取独占を目論むものでないこと
を確約するものである」55)。こうして裁判所は,
クレームが特許不適格とはいえないと判断した 56)。
更に他のアプローチとして「新規性のポイント
(point-of-novelty)」分析も適用されている。新
規性のポイント分析では,クレームの抽象性につ
いて評価する前に,先行技術から発見されたク
レーム要素が除去される。「新規性のポイント」
分析は,特許適格性を有する主題のテストとして
は明確であるが,限定的なものといえる。
McRO, Inc. (Planet Blue) v. Namco Bandai
Games Am., Inc., No. 2:12-10322-GW (FFMx)
(カリフォルニア州中部地区,2014 年 9 月 22 日)
において裁判所は,
「3D キャラクタの唇の同期及
び顔の表情を自動的にアニメ化する方法」に関す
るクレームの検証に,この新規性のポイント分析
を適用した 57)。 Planet Blue 事件において裁判所
は,訴えの却下を求める申立について判断したと
き,
「クレームが抽象的概念を対象にしているも
のと考えられず」
,
「具体的な技術処理といえる,
自動化された 3 次元コンピュータアニメーション
に対する取組み」を対象としていると述べた 58)。
しかし裁判所は,クレームに関係すると主張され
た先行技術のうち当事者が認めたものを検討した
後に,本件クレームが「音素間での変形量及び移
行形態を設定する目的で,アーティストではなく
規則」を使用するという単なる抽象的概念を,先
行技術に追加したものであると判断した 59)。こう
して本件クレームは特許不適格と判断された 60)。
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
( 943 )
(8)
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
連邦地方裁判所における結論
特許適格性を有する主題に関するいくつかの事件
について判決を下している 61)。これらの事件は多
Alice 判決以降,連邦地方裁判所は Alice 判決
の教示に基づき特許適格性を有する主題とされる
ものについて一致を見せていないが,大半のケー
スにおいて連邦地方裁判所は,特許不適格と主張
されたクレームが実際に特許不適格であると判断
している。
次の表は,Alice 判決後,2015 年 6 月 24 日まで
に連邦地方裁判所が特許適格性について下した判
断をまとめたものである。この表は,特許不適格
の判断の発端となった申立の種類を具体的に示し,
更に特許適格性の判断結果を示している。この表
では更に,各事件におけるクレームされた主題の
概要も示している。禁反言又は提出時期違反な
ど,本質的でない理由に基づき連邦地方裁判所が
特許適格性について解決した事件は除外した。
この表には合計 75 件の判決及び決定が含まれて
おり,そのうち 51 件(判決全体の 68%)は,争
点とされたクレームすべてが特許不適格主題を対
象とするものと判断され,18 件(判決全体の
24%)は,争点とされたクレームすべてが特許不
適格主題を対象とするものとは判断されなかった。
残り 6 件(全体の 8%)は,争点とされたクレー
ムの一部が特許不適格主題を対象としているが,
そ
れ以外の部分は特許不適格主題を対象とするもの
ではないと判断された。
特許不適格と判断された判決等の比率が高いこ
とから,連邦地方裁判所において被告がクレーム
された主題の特許不適格性を主張した場合には,
概
して特許権者に不利な結果になるものといえる。
結びとして
本稿では, Alice 判決以降,特許適格な主題に
関するいくつかの判決について簡単に説明してき
た。CAFC 及び最高裁判所が下した判決は有益な
分析情報であるが,実際のところ,連邦地方裁判
所における特許適格性を有する主題の分析は一貫
していない。
Alice 判決以降,CAFC は DDR 事件以外にも,
( 944 )
様な技術に関係しており,1 つのグループに簡単
に分類できるものではない。たとえば上述した
Ultramercial 事件は「対価又は通貨として広告を
使用する方法」に関するものであるが,その一方
で buySAFE 事件は販売取引における第三者保証
の提供に関するものであった 62)。また Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA),
2014-1506 (Fed. Cir. 2015) は概して金融取引又
は予算編成の追跡に関するものであったが,その
一方で Versata Development 事件は「組織及びグ
ループ階層を使用した価格決定」に関するもので
あった 63)。このように 4 件の主題は異なっている
が,いずれも経済実務に関するものと考えられ
る。
ところが Planet Bingo, LLC. v. VKGS LLC.,
576 Fed. Appx. 1005 (Fed. Cir 2014) は経済実
務に関するものでなく,ビンゴゲームを運営する
ためのコンピュータ化された方法に関するもので
あった 64)。これ以外で特許適格性を有するものと
判断されなかった技術の例として,デジタル画像
システムにおける色彩領域を記述するデバイスプ
ロファイル,多様な文書から取得した情報の処
理,ネットワーク上で販売される製品の価格最適
化,過去に訪問したウェブサイトの情報状態の維
持などが挙げられる 65)。これらの Alice 判決以降
の各ケースでは, DDR 事件を除き,特許不適格
な主題を対象とすることから特許無効と判断され
ている。すなわち現在のところ, DDR 判決は,
特許出願人及び特許権者にとって Alice 判決以降
で最も重要な CAFC の案件であることはほぼ間違
いない。
近年の案件から明らかなように,ビジネス方法
の大多数は特許不適格な主題である。更に,コン
ピュータを基礎とするビジネス方法の特許保護に
は問題が残る。また近年の Ultramercial 判決など
の後,発明がコンピュータ環境で実行されても,
特許を取得するために十分な理由となるかは疑わ
しい。
現状で実務家は,特許適格性を有する主題の完
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
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FairWarning IP, LLC v. Iatric
Systems, Inc.
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(ILND)
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Marketing, LLC
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Safeway, Inc.
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(TXED)
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Alstom SA, et al
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Axiomatics Inc. et al
(TXND)
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Intellectual Ventures II LLC v. 1-13-cv-03777 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
JP Morgan Chase & Co. et al
(NYSD)
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Kenexa BrassRing, Inc. v.
HireAbility.com et al
1-12-cv-10943 ッ࠼࡟ᑐࡍࡿุỴࢆ
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Health, LLC
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(WIWD)
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Intellectual Ventures I LLC v.
Symantec Corporation et al.
1-10-cv-01067 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(DED)
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Mobile-Plan-It LLC v.
Facebook Inc.
3-14-cv-01709 ッ࠼࡟ᑐࡍࡿุỴࢆ
(CAND)
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AIPPI(2015)Vol.60 No.11
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( 945 )
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
( 10 )
Wireless Media Innovations,
LLC v. Maher Terminals, LLC
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LLC v. Amdocs, Inc. et al
1-14-cv-00732 ッ࠼࡟ᑐࡍࡿุỴࢆ
(DED)
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3-14-cv-04850 ッ࠼࡟ᑐࡍࡿุỴࢆ
Shortridge v. Foundation
Construction Payroll Service,
(CAND)
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Inc. v. Canine EIC Genetics
LLC
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(CAND)
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Core Services LLC d/b/a
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Carfax, Inc. v. Red Mountain
Technologies, LLC et al
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(VAED)
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eBay Inc.
3-13-cv-01612 ッ࠼࡟ᑐࡍࡿุỴࢆ
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Tuxis Technologies LLC v.
Amazon.com Inc.
1-13-cv-01771 ༷ୗࢆồࡵࡿ⏦❧
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Advertising Inc.
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Hewlett-Packard Company v.
ServiceNow, Inc.
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( 946 )
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(CAND)
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AIPPI(2015)Vol.60 No.11
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Clear With Computers, LLC v. 6-14-cv-00079 ༷ୗࢆồࡵࡿ⏦❧
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Altec Industries, Inc.
(TXED)
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France Telecom S.A. v. Marvell 3-12-cv-04967 ୍㒊ㄆᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
Semiconductor, Inc.
(CAND)
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( 11 )
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International, Inc. v. CQG, et.
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Intellectual Ventures I LLC et
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Ameritox, Ltd. v. Millennium
Health, LLC
3-13-cv-00832 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(WIWD)
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Essociate, Inc. v.
Clickbooth.com, LLC
8-13-cv-01886 ッ࠼࡟ᑐࡍࡿุỴࢆ
(CACD)
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LLC v. Mercedes-Benz USA,
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21st Century Insurance and
Financial Services Inc., et al
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(TXWD)
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Certusview Technologies, LLC
v. S & N Locating Services,
LLC et al
2-13-cv-00346 ッ࠼࡟ᑐࡍࡿุỴࢆ
(VAED)
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( 947 )
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
( 12 )
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(CACD)
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Dealer Solutions, LLC, et. al.
Morsa v. Facebook, Inc.
8-12-cv-01661
(CACD)
8-14-cv-00161
(CACD)
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(UTD)
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Incorporated v. Wireless
Seismic, Inc.
4-14-cv-02972 ༷ୗࢆồࡵࡿ⏦❧
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MyMedicalRecords, Inc. v.
Walgreen Co.
2-13-cv-00631 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(CACD)
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Intellectual Ventures I LLC et
al v. Manufacturers and
Traders Trust Company
1-13-cv-01274 ༷ୗࢆồࡵࡿ⏦❧
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(DED)
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Amazon.com Inc.
1-13-cv-00941 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(DED)
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IpLearn LLC v. K12 Inc.
1-11-cv-01026 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(DED)
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OpenTV Inc. v. Netflix Inc.
3-14-cv-01525 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(CAND)
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( 948 )
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
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── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
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Systems LLC v. Jack Henry &
Associates Inc.
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1-12-cv-01138 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(DED)
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Hemopet v. Hill's Pet Nutrition 8-12-cv-01908 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
Inc.
(CACD)
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Enfish, LLC v. Microsoft
Corporation, et al
2-12-cv-07360 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(CACD)
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The California Institute of
Technology v. Hughes
Communications, Inc. et al
2-13-cv-07245 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(CACD)
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( 13 )
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Peter H. Wolf v. Capstone
Photography, Inc. et al
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(CACD)
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Amdocs (Israel) Limited v.
Openet Telecom, Inc., et. al.
1-10-cv-00910 ッ࠼࡟ᑐࡍࡿุỴࢆ
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Cogent Medicine Inc. v.
Elsevier Inc.
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(CAND)
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LLC v. Citigroup Inc.
1-13-cv-06339 ༷ୗࢆồࡵࡿ⏦❧
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McRo, Inc. v. Namco Bandai
Games America, Inc.
2-12-cv-10322 ッ࠼࡟ᑐࡍࡿุỴࢆ
(CACD)
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Open Text S.A. v. Alfresco
Software LTD et al
3-13-cv-04843 ༷ୗࢆồࡵࡿ⏦❧
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(CAND)
㸦ㄳồࡢ㊃᪨ࡢḞዴ㸧
Every Penny Counts, Inc. v.
Wells Fargo Bank, N.A.
AutoForm Engineering GmbH
v. Engineering Technology
Associates, Inc.
8-11-cv-02826
(FLMD)
2-10-cv-14141
(MIED)
Eclipse IP LLC v. McKinley
Equipment Corporation
8-14-cv-00742 ༷ୗࢆồࡵࡿ⏦❧
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(CACD)
㸦ㄳồࡢ㊃᪨ࡢḞዴ㸧
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Loyalty Conversion Systems
Corporation v. American
Airlines, Inc.
2-13-cv-00655 ッ࠼࡟ᑐࡍࡿุỴࢆ
(TXED)
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AIPPI(2015)Vol.60 No.11
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( 949 )
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
( 14 )
Tuxis Technologies LLC v.
Amazon.com Inc.
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(DED)
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Walker Digital LLC v. Google
Inc.
1-11-cv-00318 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(DED)
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CMG Financial Services Inc. v. 2-11-cv-10344 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
Pacific Trust Bank FSB, et al
(CACD)
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Glaxosmithkline LLC
(NCMD)
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Sprint Communications
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1-12-cv-00205 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
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DietGoal Innovations LLC v.
Bravo Media LLC (Division of
NBC Universal Media, LLC)
1-13-cv-08391 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(NYSD)
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Shire LLC, et al v. Amneal
Pharmaceuticals, LLC
2-11-cv-03781 ࢧ࣐࣮ࣜࢪࣕࢵࢪ
(NJD)
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全な範囲についてアドバイスを受けることができ
述べてきたように,被告は Alice 判決に依拠する
る拠り所が限られている。しかし DDR 判決に基
ことによって,多くの特許関連訴訟を迅速かつ低
づき,クレームがコンピュータ技術の「ありふれ
額で終結させることができる。
た又は従来的な使用にすぎないもの」を超えてお
新たな判例では,何が抽象的概念を構成するの
り,アイディアの適用を先取独占すること(pre-
か裁判所は明確に定義しておらず,争点とされた
empt)を企図しておらず,それに代わる具体的な
特許の適格性を支持する事件がきわめて少ないこ
課題に焦点を置くものであれば
,そのクレーム
とから,特許の取得又は訴訟における無効主張の
発明の特許可能性は高まるものと考えられる。す
回避が難しくなった。USPTO は Alice 判決以降
なわち,常にコンピュータ技術に根差しているこ
の判例に基づいてクレームを審査するのためのガ
とを証明できるビジネス方法発明は,依然として
イドラインを公表することによって実務家の便宜
特許可能であろう。しかし近年の判例は目まぐる
を図っている。USPTO が公表した最新のガイド
しく変化しており,実務家は同じことが明日は通
ラインは 2015 年 7 月版であり,特許適格性を有
用しないかもしれない可能性があることに留意し
さないクレームの例を追加し,そして更に重要な
なければならない。
点として,特許適格性を有するクレーム例を追加
66)
現状でビジネス方法及びコンピュータ関連発明
している 67)。このガイドラインでは,たとえば株
の無効を求める者にとって,
Alice 判決及びその
式相場の配信を対象とするクレームは抽象的概念
子孫たちは有力なツールである。ここで被告が最
を対象とするものであるが,そのクレームが「購
初に判断すべき事項の 1 つは,権利行使されてい
読者のコンピュータがオフライン状態のときに,
そ
る特許の主題が特許不適格であるという Alice 判
の購読者にタイムリーな情報を通知するという,
イ
決を基礎とする主張があるか否かである。本稿で
ンターネットを中心に置いた挑戦」を対象にし
( 950 )
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
ていることから,特許適格性を有すると述べて
いる 68)。このガイドラインでは 2 番目の例とし
て,1 つの画像ユーザインタフェース内にウィン
ドウが重複するという課題を対象とするクレーム
について,
「このクレーム方法は,画像ユーザイ
ンタフェースから具体的に生じる課題を解決する
ためのコンピュータ技術に常に根差しており」
,し
たがって法律上の除外事項を対象とするものでな
いという理由によって,特許適格性を有すると述
べている 69)。これらの例は,特許適格性を有する
主題を特定するための,いくつかの追加的な手引
を提供するものといえる。しかし,これらの例は
いずれも USPTO が仮説的に作り上げたものを基
礎としていることに留意されたい。したがって,
これらの例は USPTO の拒絶理由に応答するとき
には有益かもしれないが,これらの例が訴訟で役
立つ見込みは低い。
また最新版の USPTO ガイドラインはいくつか
の有益な例を提供しているが,その一方でこのガ
イドラインは,各裁判所による特許適格性の先例
からもたらされた不確実性を示すものでもある。
た
とえば USPTO は,抽象的概念の特定に関する手
引を提供するよう試みているが,
「裁判所が抽象
的概念の定義を拒否していることから,例示した
ものを除き…既に抽象的と判断されている概念と
比較することによって,抽象的概念を特定するよ
う(審査官は指示されている)
」と述べている 70)。
しかし,特許適格性を有する主題の問題に関して
裁判所が判決を下してきた事件の大部分では,争
点とされた特許が不適格主題を対象とするもので
あると判断されている。このように裁判所は抽象
的概念を特定するための明確な手引を提供してお
らず,何が特許適格性を有する主題であるかに関
する豊富な例も提供していないことから,
USPTO,
実務家,そして訴訟当事者は,特許適格性を有す
る主題を特定するために,依然として悪戦苦闘が
続くのである。
( 15 )
(注)
1)クレームが不特許主題を対象とするか否かに基づ
き決定された申立は,実体的理由について決定さ
れたものとみなす。禁反言又は提出時期違反に基
づき決定された申立は,非実体的理由について決
定されたものとみなす。
2)2015 年 1 月 1 日から 2015 年 6 月 24 日までの間
に行われた決定のうち,不特許主題に関する訴え
についての判決及び訴えの却下を求める申立につい
て Docket Navigator で利用可能な報告から入手し
た。
3)2013 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日までの間
に行われた決定のうち,不特許主題に関する訴え
についての判決及び訴えの却下を求める申立につい
て Docket Navigator で利用可能な報告から入手し
た。
4) Kate Gaudry, Post-Alice, Allowances are a
Rare Sighting in Business-Method Art Units ,
IPWatchdog(2014 年 12 月 16 日)
,
http://www.ipwatchdog.com/2014/12/16/postalice-allowances-rare-in-business-method.
5)簡単にいえば,クレームが「特許適格性」を有す
るか否かの分析は,クレームの主題が特許保護適
格を有する主題に含まれるか否かに関するものであ
る。ここで主題が新規であるかは考慮されない。
これと対照的に,クレームが「特許可能」である
か否かの分析は,クレームの主題が何か新しいも
のであり,過去に公衆に開示されておらず,過去
に知られているものから自明でないものに該当する
のかに関するものである。
6)特許法第 101 条は次のように規定している:
新規かつ有用な方法,
機械,
製造物若しくは組成物,
又はその新規かつ有用な改良を発明若しくは発見し
た者は,この法律に基づく条件及び要件に従い,
それについて特許を取得することができる。
7)特許法第 102 条は次のように規定している:
(a) 新規性;先行技術 -次に該当しない限り,誰で
も特許を受けることができる-
(1) クレームされた発明が,
そのクレームされた発
明の有効出願日前に特許された,印刷公表物に記
載された,公然使用された,販売された,又はそ
の他の方法で公衆の利用可能な状態に置かれた。
(2) クレームされた発明が,第 151 条に基づき発
行された特許,又は第 122 条(b)に基づき公開され
た若しくは公開されたものとみなされた特許出願に
記載されており,事情に応じてその特許又は特許
出願が,他の発明者の氏名を表示しており,ク
レームされた発明の有効出願日前に有効に出願され
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
( 951 )
( 16 )
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
ていた。
8)特許法第 103 条は次のように規定している:
クレームされた発明と同一のものが第 102 条の規
定に従い開示されていなかった場合であっても,ク
レームされた発明と先行技術とを比較したとき,ク
レームされた発明が全体として,そのクレームさ
れた発明に関係する当業者にとってクレームされた
発明の有効出願日前に自明であった程度のものであ
れば,そのクレームされた発明について特許を受
けることができない。特許性は,その発明が行わ
れた態様によって否定されない。
9) Mayo Collaborative Services v. Prometheus
Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289, 1289 (2012)
参照。
10)Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l , 134
S. Ct. 2347, 2352, 2355 (2014) 参照。
11)Alice, 2354, 2355 参照。
12)Alice, 2355.
13) 2014 Interim Guidance on Patent Subject
Matter Eligibility, 79 Fed. Reg. 74618, 74621
(2014 年 12 月 16 日)
。
14)Alice, 2351-2352.
15)Alice, 2355.
16)Alice, 2356.
17)Alice, 2355.
18)Mayo, 1297.
19)同上。
20)Alice, 2358.
21)Alice , 2359(Mayo , 566 U.S., at ___, 132 S.
Ct. at 1294 を参照)
。
22)Alice, 2359.
23) Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC , 772 F.3d
709, 715 (Fed. Cir. 2014).
24)Ultramercial, 715.
25)同上。
26)同上。
27)Ultramercial, 716(CyberSource Corp. v. Retail
Decisions, Inc., 654 F.3d 1366, 1370 (Fed. Cir.
2011) を引用)
。
28)buySAFE, Inc. v. Google. Inc., 765 F.3d 1350,
1352 (Fed. Cir. 2014) 参照。
29)buySAFE, 1355.
30)同上。
31)DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L.P., 773
F.3d 1245, 1248-49 (Fed. Cir. 2014).
32)DDR, 1255.
33)DDR, 1257.
34)同上。
( 952 )
35)同上。
36)同上。
37)DDR, 1259.
38)同上。
39)同上。
40)同上を参照。
41) Summit 6 LLC v. HTC Corp., No. 7:14-cv00014-O, slip op., 2(テキサス州北部地区,2015
年 5 月 28 日)
42)Summit 6, 11.
43)同上。
44)同上。
45)Summit 6, 14.
46)Summit 6, 14-15.
47)BASCOM Global Internet Serv., Inc. v. AT&T
Mobility LLC, No. 3:14-cv-3942-M(テキサス州
北部地区,2015 年 5 月 15 日)
。
48)BASCOM, 14.
49)BASCOM, 30.
50)同上。
51) Cal. Inst. of Tech. v. Hughes Commc'ns, Inc.,
No. 2:13-CV-07245-MRP-JEM, slip op., 37(カ
リフォルニア州中部地区,2014 年 11 月 3 日)
。
52)Cal. Inst. of Tech., 26.
53)Cal. Inst. of Tech., 27.
54)Cal. Inst. of Tech., 28.
55)同上。
56)同上。
57) McRO, Inc. (Planet Blue) v. Namco Bandai
Games Am., Inc. , No. 2:12-10322-GW (FFMx),
slip op., at 2(カリフォルニア州中部地区,2014 年
9 月 22 日)
。
58)Planet Blue, 13.
59)Planet Blue, 18.
60)Planet Blue, 23.
61)Planet Bingo, LLC. v. VKGS LLC., 576 Fed.
Appx. 1005 (Fed. Cir. 2014); Digitech Image
Technologies, LLC. v. Electronics for Imaging,
Inc., 758 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2014); Content
Extraction and Transmission LLC v. Wells
Fargo Bank Nat’ l Ass’ n, 776 F.3d 1343 (Fed.
Cir. 2014); OIP Technologies, Inc. v. Amazon.
com, Inc., __ F.3d __ (Fed. Cir. 2015); Internet
Patents Corp. v. Active Network, Inc., __ F.3d
__ (Fed. Cir. 2015); Intellectual Ventures I LLC
v. Capital One Bank (USA), 2014-1506 (Fed.
Cir. 2015); Versata Development Group, Inc. v.
SAP America, Inc., __ F.3d __ (Fed. Cir. 2015)
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
── 特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 ──
( 17 )
等を参照。
62)Ultramercial, 715; buySAFE, 1352; Intellectual Ventures, 7
63)Intellectual Ventures, 7; Versata Development
Group, 24.
64)Planet Bingo, 1006.
65)Digitech Image Technologies , 1348; Content
Extraction and Transmission, 1345; OIP Technologies, 3; Internet Patents, 1 を参照されたい。
66)DDR, 1259.
67)米国特許商標庁 ,July 2015 Update: Subject
Matter Eligibility (July 2015), 次から入手可能で
ある:http://www.uspto.gov/patent/laws-and-reg
ulations/examination-policy/2014-interim-guid
ance-subject-matter-eligibility-0.
68)米国特許商標庁,July 2015 Update Appendix 1:
Examples, 4 (July 2015), 次から入手可能である:
http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regula
tions/examination-policy/2014-interim-guidancesubject-matter-eligibility-0.
69)July 2015 Update Appendix 1: Examples, 9.
70)July 2015 Update: Subject Matter Eligibility ,
3.
(原稿受領日 平成 27 年 8 月 15 日)
AIPPI(2015)Vol.60 No.11
( 953 )
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